Upcycling y moda: ¿agotamiento del derecho marcario o infracción?

La creciente preocupación por transformar el sector textil en un sector más sostenible deriva en que cada vez más empresas acudan a diferentes estrategias para reducir y/o eliminar su impacto negativo en el ecosistema. Entre otras tendencias encontramos el uso de materiales más sostenibles, el reciclaje de textiles, la creación de espacios para la venta de artículos pre-loved de las propias marcas, entre otras. En este contexto, nace el fenómeno del upcycling, cuyo objetivo es dar una nueva vida a prendas y/o productos ya puestos en el mercado, mediante su transformación.

Sin embargo, esta nueva tendencia no está libre de riesgo desde la perspectiva del derecho marcario, más cuando las empresas que realizan el upcycling parten de productos de marcas de lujo, los transforman y los ponen a la venta bajo su propia marca. En muchos casos, esta actividad se lleva a cabo manteniendo la marca original, que en ocasiones reproduce una marca de patrón (pueden consultarse aquí y aquí entradas anteriores acerca de las marcas de patrón), o bien la marca insignia de la firma de lujo.

Para determinar cuáles son las implicaciones legales del upcycling a efectos del derecho marcario conviene distinguir entre dos prácticas distintas: por un lado, la reventa de productos que incorporan marcas de terceros, y por otro lado, la venta de productos transformados que incorporan marcas de terceros.

Agotamiento del derecho de marca

El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (“LM”) dispone el contenido del derecho marcario desde una doble perspectiva: en su vertiente positiva, prevé el derecho exclusivo del titular de una marca a usarla (ius utendi), y en su vertiente negativa, prevé el derecho del titular de excluir el uso que puedan hacer terceros de su marca, sin su consentimiento, en el tráfico económico (ius prohibendi).

Sin embargo, el derecho marcario no es un derecho absoluto. La propia LM prevé ciertas limitaciones al derecho de exclusiva, entre otras, el denominado “agotamiento del derecho de marca” (artículo 36 LM). En virtud de este límite se excluye del ius prohibendi del titular del derecho marcario la facultad de prohibir a terceros las ulteriores comercializaciones de productos que ya han sido comercializados por el titular, o con su consentimiento, dentro del Espacio Económico Europeo. De esta forma, una vez se ha colocado un producto identificado con cierta marca en el mercado, el titular de esta no podrá, amparándose en su derecho de exclusiva, prohibir a terceros la reventa de dicho producto.

En el sector de la moda, este es precisamente el modelo de negocio de compañías como Vestiaire Collective, Rebag, TheRealReal o Farfetch, que comercializan productos pre-loved de marcas de lujo sin que ello comporte  una infracción de los derechos marcarios de los titulares de las marcas, los cuales vieron agotados sus derechos de exclusiva con la primera comercialización que hicieron de dichos productos en el mercado.

Ahora bien, ¿qué sucede si un tercero no se limita solo a la reventa de estos productos en su forma original, sino que les aplica previamente técnicas de rediseño o upcycling? ¿Es también aplicable el límite del agotamiento del derecho de marca cuando los productos se revenden con alteraciones o, cuando existe una afectación a la imagen de la marca?

Por ejemplo, pongamos que la empresa de lujo “A” vende bolsos de piel en España con un monograma que ha registrado como marca. Una segunda empresa “B” adquiere estos bolsos (hasta este punto, en principio, el derecho de marca se habría agotado, por lo que no existiría infracción en caso de reventa), los desarma y fragmenta con el fin de realizar cinturones donde se reproduce el monograma, incluyendo hebillas y acabados de una calidad sustancialmente inferior. Estos cinturones son puestos a la venta en España por la empresa “B” bajo su propia marca. ¿Qué sucedería en este supuesto?

Límites al agotamiento del derecho de marca

Pues bien, como respuesta a las anteriores cuestiones encontramos el apartado 2 del artículo 36 de la LM, que dispone que no será de aplicación la regla del agotamiento del derecho de marca cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de un derecho marcario se oponga a la ulterior comercialización de sus productos, y en especial, cuando el estado de dichos productos se haya visto modificado o alterado tras su comercialización inicial.

Un repaso por los casos judiciales de upcycling más sonados

Parfums Christian Dior SA c. Parfums Christian Dior BV: El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinó en su sentencia de 4 de noviembre de 1997, para el asunto C-3377/95 (Parfums Christian Dior SA v. Parfums Christian Dior BV), que la modificación o alteración del estado de los productos se establece en la normativa de forma expresa no porque suponga un numerus clausus, sino a efectos de ejemplificar los potenciales motivos legítimos que justifican la oposición del titular a la ulterior comercialización por parte de un tercero, sin perjuicio de que puedan existir motivos adicionales (entre otros, el menoscabo causado al prestigio y/o reputación de la marca, tal y como se dispone en la citada sentencia, cuando, por ejemplo, la calidad final del producto fruto del upcycling es escasa en relación con el producto de lujo original, o el perjuicio se deriva de las condiciones en que el producto se publicita o se comercializa).

Copad SA c. Christian Dior couture SA: En un caso posterior, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de abril de 2009 en el asunto C-59/08 (Copad SA v. Christian Dior couture SA), el TJUE determinó que la venta de productos de lujo fuera de una red de distribución selectiva puede afectar negativamente la percepción de calidad y prestigio de la marca. Aunque no se trataba de un caso propiamente de upcycling, en esta sentencia el TJUE subrayó que la calidad de los productos de lujo no solo depende de sus características materiales, sino también del aura y la imagen de lujo que proyectan.

Louis Vuitton c. Sandra Ling Designs: Otro caso sonado en materia de upcycling tuvo lugar en Estados Unidos el 24 de agosto de 2021 entre Louis Vuitton y Sandra Ling Designs, cuando el gigante de moda de lujo francés presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas. En su demanda, Louis Vuitton sostuvo que esta práctica infringía sus marcas registradas y creaba una falsa impresión de asociación. Finalmente, este pleito concluyó en un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, en una resolución del tribunal por la que desestimó la solicitud de los demandados de una pretensión más precisa, el tribunal destacó que la demanda de Louis Vuitton proporcionaba detalles suficientes sobre las violaciones de marca alegadas y la probabilidad de confusión del consumidor y destacó que la transformación de productos de lujo en nuevos diseños sin autorización puede llevar a una dilución de la marca y a una falsa asociación en la mente de los consumidores.

Levi's c. Coperni: La demanda de Levi Strauss & Co. contra Coperni fue presentada el 7 de septiembre de 2023 en el Tribunal del Distrito Norte de California por infracción de marcas, concretamente, por infracción del signo distintivo que incluye la etiqueta trasera de los pantalones Levi’s y el patrón de costura de los bolsillos traseros (registrados por Levi’s en 1938 y 1943 respectivamente). Levi's alegó que los productos “reworked” de Coperni, como faldas y pantalones, eran confusamente similares y podían confundir a los consumidores sobre el origen de los productos.

Goyard c. Sneaker Surgeon: Más recientemente, el 17 de junio de 2024 la firma francesa Goyard demandó a Sneaker Surgeon ante el Tribunal del Distrito Central de California por utilizar su patrón distintivo sin autorización. Goyard alegó infracción y/o falsificación de sus marcas, competencia desleal y dilución de su reputación. En su demanda, Goyard argumentaba que los productos de Sneaker Surgeon, que combinan calzado deportivo con materiales de marcas de lujo, pueden generar confusión en los consumidores sobre la autenticidad y el origen de los productos.

Louis Vuitton c. Lee Kyung-han: A finales de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Seúl ratificó la decisión de un tribunal inferior que determinaba que Lee Kyung-han, un upcycler de productos de lujo surcoreano, había infringido los derechos marcarios de la firma francesa de lujo al vender versiones modificadas de sus bolsos donde se reproducían las marcas de Louis Vuitton. El tribunal inferior entendió que los productos fruto del upcycling, al ir más allá de una mera modificación o reparación, alterar la calidad y forma original del producto original, se debían considerar una nueva producción que a todas luces infringía los derechos marcarios de Louis Vuitton. En esta misma línea, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Seúl expuso en su sentencia que los productos fruto del upcycling se vendían en el mercado de segunda mano con un precio elevado, eran significativamente diferentes en forma, tamaño y función de los productos originales y poseían un valor como producto independiente, constituyendo productos nuevos a los ojos de los consumidores, pudiendo llevarlos a confusión sobre el verdadero origen empresarial.

Conclusiones

Como conclusión, existe una clara tendencia de los tribunales a una mayor protección de los titulares de marcas del sector del lujo, en especial por el potencial menoscabo al prestigio y reputación de estas marcas.

Ahora bien, también podría haber casos en que el upcycling no suponga una infracción marcaria, sino que se entienda que, de forma efectiva, el derecho de marcas se ha visto agotado o incluso se permita la adopción de ciertas medidas que atenúen la posibilidad de estar ante una infracción marcaria.