TGUE: El renombre de una marca se pierde de forma gradual

En sentencia de 24 de abril (Caso T- 157/23, ECLI:EU:T:2024:267) el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelve el recurso interpuesto por Kneipp GmbH (en adelante, “Kneipp”) contra la resolución de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) que había estimado parcialmente la oposición formulada por Maison Jean Patou (“Jean Patou”).

Antecedentes

Kneipp, una empresa alemana de productos cosméticos solicitó en noviembre de 2019 el registro de la marca de la UE denominativa “Joyful by nature” ante la EUIPO. La marca se solicitó para las clases 3 (productos cosméticos); 4 (velas perfumadas); 35 (servicios de marketing) y 44 (higiene y cuidados de belleza).

En julio de 2020, Jean Patou se opuso a dicho registro basándose en una serie de derechos anteriores, entre los que incluía su marca denominativa de la UE “Joy”, registrada desde febrero de 2016 para productos de la clase 3. Los motivos invocados en la oposición fueron los previstos en los apartados 1(b) y 5 del artículo 8 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE).

En febrero de 2022, la División de Anulación estimó la oposición de Jean Patou basada en el artículo 8.5 del RMUE, pues tuvo en cuenta el renombre del signo denominativo “Joy” anterior. En marzo de ese mismo año, la solicitante presentó un recurso de apelación, y la Sala de Recursos únicamente admitió la solicitud de registro en relación con los servicios de la clase 35, desestimando el recurso para los demás bienes y servicios.

Alegaciones de la solicitante ante el TGUE

El artículo 8.5 RMUE dispone que ante la oposición del titular de una marca registrada anterior, se denegará el registro de la marca solicitada “cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”

Kneipp alega que la resolución de la EUIPO infringe este artículo. Basa esta alegación  en cuatro elementos: (i) la ausencia de renombre de la marca anterior; (ii) la falta de  similitud entre las marcas; (iii) la no vinculación entre los signos y, (iv) la ausencia de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de la marca anterior y, por otra parte, la concurrencia de justa causa para el uso de la marca solicitada.

Carácter renombrado de la marca y carga de la prueba de dicho renombre

Para satisfacer el requisito relativo al renombre, una marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los bienes o servicios cubiertos por esa marca. En este sentido, el TGUE señala que deben tenerse en cuenta todos los hechos relevantes del caso, como, por ejemplo, la cuota de mercado de la marca, la intensidad o la duración de su uso. Ahora bien, no se requiere que dicha marca sea conocida por un porcentaje concreto del público relevante, ni tampoco que su renombre cubra todo el territorio en cuestión, siempre y cuando ese renombre exista en una parte sustancial de ese territorio.

Además, el TGUE afirma que el renombre de una marca debe establecerse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior solicitada. En este caso, la marca “Joyful by nature” se solicitó el 29 de noviembre de 2019, de modo que el renombre de la marca “Joy” debe establecerse en tal fecha.

(i)           Carácter renombrado de la marca “Joy”

Jean Patou aportó al procedimiento diversas evidencias, como artículos en línea que acreditaban que el perfume Joy fue votado en el año 2000 como “Aroma del Siglo” por los premios FiFi del Reino Unido, y recortes de prensa y revistas de moda y belleza que mostraban el uso de la marca para perfumes y fragancias durante los años 2013 a 2017 en distintos países como Bélgica o Italia, entre otros.

El TGUE considera que la marca “Joy” goza de renombre en productos de perfumería en una parte sustancial del territorio de la UE (en particular, en Francia). Aunque las evidencias se remonten a varios años atrás, según el Tribunal, ello no impide que pueda apreciarse el renombre de la marca, y pese a que las ventas disminuyeron entre 2013 y 2018, la marca gozaba de un alto grado de renombre en el pasado. Así, incluso si se asumiera que su renombre hubiera disminuido a lo largo de los años, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca “Joyful by nature”, el renombre sobrevivía.

(ii)         Carga de la prueba de dicho renombre

La carga de probar el renombre recae sobre el titular de la marca anterior. Ahora bien, tanto la Sala de Recursos como el TGUE consideran que la pérdida del renombre rara vez ocurre como un suceso único, sino que es más bien un proceso continuo que perdura durante un largo período de tiempo, ya que el renombre generalmente se construye a lo largo de varios años. Por ello, corresponderá al solicitante de la marca posterior probar la supuesta pérdida repentina del renombre en un corto período de tiempo.

Similitud entre las marcas

La similitud entre la marca anterior y la solicitada es una condición previa para la aplicación del artículo 8.5 del RMUE. En particular, se requiere que sean similares en un plano visual, fonético o conceptual. Sin embargo, no resulta necesario que entre las marcas exista un grado de similitud que pueda generar confusión, sino que resulta suficiente que el público pertinente establezca una conexión entre esas marcas.

En este caso, el Tribunal considera que visual y fonéticamente, los signos en comparación son similares, al coincidir en sus letras iniciales 'j', 'o' y 'y'. Asimismo, conceptualmente también son signos similares, pues las palabras 'joy' y 'joyful' son sinónimas, lo que conlleva a que las dos marcas transmitan, aunque de manera ligeramente diferente, un mensaje relacionado con el mismo sentimiento de gran placer y felicidad.

Percepción del público pertinente: existencia de un vínculo entre las marcas

Según la jurisprudencia, los tipos de perjuicio del artículo 8.5 del RMUE (si concurren) son la consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, de manera que el público pertinente establece un vínculo entre ellas, aunque no llegue a confundirlas. En ausencia de tal vínculo por el público, no es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche injustamente de, o sea perjudicial para, el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

Así, tomando en cuenta el renombre de la marca anterior en una parte sustancial de la UE para perfumería y fragancias, sumado a la proximidad inmediata de los sectores económicos afectados y la similitud de los signos, no es posible, según el Tribunal, descartar la existencia de una probabilidad de asociación entre los signos en cuestión.

Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior

El riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior se produce cuando el público relevante, sin necesariamente confundir el origen comercial del producto o servicio, se siente atraído por la marca solicitada en sí, y comprará el producto o servicio cubierto, por el hecho de que lleva esa marca, que es similar a una marca anterior renombrada.

Para acreditarlo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar un daño real y presente, sino que únicamente deberá aportar pruebas prima facie de un riesgo futuro (no hipotético) de aprovechamiento injusto o perjuicio.

En este caso, el TGUE afirma que de las pruebas aportadas por Jean Patou se desprende que la marca anterior goza todavía de una imagen de lujo y estabilidad, que se han realizado esfuerzos comerciales significativos para promocionarla. Por lo tanto, el Tribunal considera que existe un riesgo futuro, que no es hipotético, de que el solicitante se aproveche injustamente del renombre de la marca anterior.

Así, el TGUE desestima íntegramente el recurso interpuesto por Kneipp, quedando la posibilidad de recurrir esta resolución ante el Tribunal de Justicia de la UE. Desde este Blog, publicaremos las posibles novedades que surjan en relación con el procedimiento.