El TGUE “encaja” las piezas: las figuras con forma humana de LEGO son protegibles como marca

El pasado 6 de diciembre de 2023, la Sala Sexta del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictó sentencia en el asunto T-297/22, abordando una cuestión planteada por BB Services GmbH (BB Services) contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Lego Juris A/S (LEGO).

Mediante dicho recurso, BB Services solicitó la declaración de nulidad de la marca tridimensional que protege a las muy conocidas figuras con forma humana de LEGO:

BB Services alegó la nulidad absoluta de la marca invocando dos motivos que se desprenden del vigente Reglamento (UE) nº 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la UE (y, en su momento, del hoy derogado Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria).

Dichos motivos son:

• que la marca está constituida por una forma impuesta por la propia naturaleza del producto; y
• que dicha forma es necesaria para obtener un resultado técnico.

Veamos a continuación los argumentos invocados por BB Services y las conclusiones del TGUE.

a)   El argumento de que la marca consiste en una forma impuesta por la propia naturaleza del producto

En el marco del primer motivo, BB Services señaló que –en contra de lo que sostuvo la EUIPO– la figura humana de LEGO no debe considerarse una “figura-juguete”, sino que debe calificarse como una “figura de construcción encajable”. De este modo, deberían considerarse elementos esenciales el saliente en la cabeza, los ganchos en sus manos y los orificios bajo los pies y detrás de las piernas. Argumentó también que, tanto la marca controvertida en su conjunto, como todos sus elementos individuales, sirven exclusivamente para garantizar la función genérica del producto, es decir, que la figura sea desmontable, apilable o compatible dentro del sistema constructivo de LEGO.

El TGUE acepta parcialmente dicho argumento y concluye que la figura tridimensional con forma humana de LEGO goza de una doble naturaleza: tanto de “figura de construcción encajable” –contrariamente a lo sostenido por la EUIPO–, como de “figura-juguete”, pues su finalidad lúdica no puede limitarse a una “figura de construcción encajable”. En este sentido, el TGUE admite –como alegaba BB Services– que el saliente en la cabeza, los ganchos en sus manos y los orificios bajo los pies y detrás de las piernas son también características esenciales del producto, como también lo son la cabeza, el torso, los brazos y las piernas.

Ahora bien, el TGUE advierte que la forma del producto puede ser protegida como marca si al menos una de sus características esenciales no es inherente a la función genérica impuesta por su naturaleza del producto, en este caso por su naturaleza de figura-juguete o de figura de construcción encajable.

A este respecto, el TGUE examina la forma cilíndrica o «en tonel» de la cabeza de la figura humana de LEGO, concluyendo que la misma no es inherente ni a la función genérica de una figura-juguete ni a la función genérica de una figura de construcción encajable. Por ende, el TGUE concluye que la marca controvertida no está constituida exclusivamente por una forma impuesta por la propia naturaleza del producto.

b)  El argumento de que la forma es necesaria para obtener un resultado técnico

BB Services alegó también que todas las características visibles del producto están concebidas, en todos sus aspectos, para garantizar su función técnica, es decir, para su encaje con otras figuras de LEGO. Concretamente, señaló que ninguna característica de la marca controvertida –ni tampoco esta en su conjunto– tiene ningún elemento ornamental o fantasioso que vaya más allá de la funcionalidad descrita. Sin embargo, BB Services no probó dicha alegación.

El TGUE señala que la carga de la probar esta alegación incumbía a BB Services, y esta no consiguió acreditar que no existía ninguna característica esencial del producto que fuera meramente ornamental o fantasiosa. De hecho, para decidir sobre el motivo, el TGUE volvió a centrar la atención sobre la cabeza cilíndrica o «en tonel» de la marca, concluyendo que no está relacionada con el resultado técnico de la figura-juguete ni de la figura de construcción encajable.

Además, para reforzar su conclusión, el TGUE también hace hincapié en “la forma corta y rectangular del cuello y con la forma trapezoidal, lisa y angular del torso, así como la forma específica de los brazos con las manos y de las piernas con los pies”, que tampoco guardan relación con el resultado técnico de la figura. Por todo ello, el TGUE concluye que existen características esenciales que no son necesarias para una finalidad técnica, de modo que no concurre el motivo de denegación aducido.

Desestimación del recurso

El TGUE procede a desestimar el recurso de BB Services en su totalidad, y señala que la marca controvertida no impide a los competidores la comercialización de productos con características típicas de dicha categoría de juguetes, ni mucho menos la distribución de productos con diseños compatibles con el sistema constructivo de LEGO.