Quien dispara primero ya no dispara dos veces

Las vías habituales para plantear la nulidad o caducidad de una marca de la Unión: la vía directa ante la EUIPO o la reconvencional ante los tribunales

Quien es demandado ante los tribunales en un procedimiento judicial por infracción de una marca de la Unión Europea dispone de dos vías de defensa principales, que pueden ser incluso acumulables. Puede adoptar una actitud meramente defensiva: limitarse a exponer los motivos fácticos y jurídicos para negar la infracción. O puede, además o en su lugar, contratacar: cuestionar la validez de la marca invocada por el demandante por estar incursa en algún motivo de nulidad o caducidad.

En este segundo caso, el demandado puede impugnar esa validez de dos maneras. Por un lado, puede hacerlo directamente ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO), tanto antes como después de recibir la demanda de infracción. En su lugar, si lo prefiere, puede articular ese ataque en el propio procedimiento judicial a través de una demanda reconvencional.

La elección de una u otra vía solía ser hasta ahora oportunista, y respondía a razones de pura estrategia procesal. En la interpretación común de los tribunales, quien disparaba primero solía disparar dos veces. Si quien temía ser demandado por una acción de infracción aún no interpuesta se anticipaba y solicitaba la nulidad de la marca ante la EUIPO, ello solía provocar la suspensión del procedimiento judicial de infracción posterior hasta la firmeza de la decisión de la EUIPO.

No es un efecto inocuo. Los procedimientos de nulidad o caducidad ante la EUIPO, con un sistema de recursos ante varias alzadas, pueden demorarse años. Ello puede bloquear un procedimiento de infracción y frustrar las expectativas de celeridad judicial de quien veía infringida su marca. El nombre de esa estrategia es elocuente sobre sus efectos: el torpedo EUIPO.

Sin embargo, hasta ahora, los torpedos EUIPO tenían un alcance limitado: si la acción judicial de infracción era previa a la solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO, el procedimiento de nulidad posterior no suspendía ni bloqueaba el procedimiento judicial. Ambos seguían su curso en paralelo.

La reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 78/2025, de 14 de enero, supone un cambio relevante: la solicitud de nulidad o caducidad de una marca ante la EUIPO puede suspender un procedimiento judicial de infracción, aunque la demanda de infracción sea previa al procedimiento ante la EUIPO. Quien dispara primero ya no dispara dos veces.

Los hechos del caso

El 17 de julio de 2018, Vega Sicilia S.A. demandó a Bodegas Sanvivier S.L. por infracción de la marca de la Unión “Unico” derivada de la comercialización de un vermut con ese signo.

El 19 de noviembre de 2018, Bodegas Sanvivier S.L. contestó a la demanda de infracción y, sin presentar ninguna demanda reconvencional, aseguró que iba a solicitar la nulidad de la marca ante la EUIPO. Lo hizo apenas dos semanas después de presentar su contestación en el procedimiento judicial, el 5 de diciembre de 2018.

La sentencia de primera instancia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea de Alicante estimó sustancialmente la demanda de infracción. En su recurso de apelación, Bodegas Sanvivier S.L. aportó la decisión de la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la nulidad de la marca en primera instancia, sin que esa decisión fuera firme y sin solicitar la suspensión del procedimiento.

La decisión del Tribunal de Marcas de la Unión

En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal de Marcas de la Unión (Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante) confirmó la sentencia de instancia, y negó cualquier relevancia a la decisión provisional de la EUIPO para el procedimiento judicial. En particular, como el mismo Tribunal de Marcas de la Unión ya había resuelto en ocasiones previas:

• El artículo 127.1 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE)[1] contiene una presunción de validez de las marcas de la Unión: salvo que el demandado interponga una demanda reconvencional de nulidad y caducidad, o salvo que exista una resolución firme de la EUIPO, los tribunales de marcas de la Unión deben presumir la validez de las marcas de la Unión.

• Dado que el demandado no había interpuesto una demanda reconvencional, el Tribunal de Marcas de la Unión no podía pronunciarse sobre su validez.
• En todo caso, el propio RMUE ya prevé los efectos de la declaración posterior de nulidad o caducidad de una marca de la Unión en un procedimiento judicial previo de infracción (artículo 62.3.a del RMUE), lo que confirmaba los argumentos anteriores.

La controvertida decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso extraordinario por infracción procesal de Bodegas Sanviver S.L., y ha decidido remitir el procedimiento nuevamente al Tribunal de Marcas de la Unión para que mantenga en suspenso su decisión hasta que sea firme el procedimiento de nulidad ante la EUIPO.

El Tribunal Supremo considera que el Juzgado de Marcas de la Unión (primero) y el Tribunal de Marcas de la Unión (después) debieron suspender el procedimiento en primera y segunda instancia, respectivamente, hasta que hubiera un pronunciamiento firme de la EUIPO sobre la nulidad de la marca, y ello a pesar de que Bodegas Sanviver S.L. no hubiera solicitado jamás esa suspensión.

Según el Tribunal Supremo, esa suspensión debía decretarse de oficio según el artículo 132.1 del RMUE. En su interpretación, ese artículo establecería la suspensión de oficio del procedimiento judicial de infracción cuando se promueve un procedimiento paralelo de nulidad o caducidad ante la EUIPO, hasta que este último sea firme.

La interpretación del artículo 132.1 del RMUE que hace el Tribunal Supremo —defendida también por el Tribunal Supremo de Dinamarca[2]— parece cuestionable, y entraña un cambio de paradigma que introduce gran incertidumbre para futuros procedimientos judiciales de infracción marcaria.

Por un lado, la literalidad del artículo 132.1 del RMUE solo parece permitir suspender el procedimiento judicial de infracción cuando la solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO es previa al procedimiento de infracción, no posterior, como ocurría en el caso enjuiciado. Según el artículo 132.1 RMUE:

«A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previaaudiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de laUnión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad».

Como se desprende de una mera interpretación literal del artículo, un tribunal de marcas de la Unión solo puede suspender el procedimiento de infracción si, previamente, ya se ha iniciado un procedimiento de nulidad o caducidad ante la EUIPO. Así lo demuestra el uso gramatical en el artículo 132.1 del RMUE del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo («si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad »), que parece referirse a una acción completada, pasada y anterior a la oración principal («el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones [de infracción]»), así como el uso del adverbio «ya», que indica igualmente una acción pretérita («si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad»).

No es un error de traducción de la versión española del RMUE. Ocurre en el resto de idiomas a los que está traducido el artículo 132.1 del RMUE. Tiene el mismo literal la versión inglesa de ese artículo (“an application for revocation or for a declaration of invalidity has already been filed at the Office”):

«An EU trade mark court hearing an action referred to in Article 124 other than an action for a declaration of non-infringement shall, unless there are special grounds for continuing the hearing, of its own motion after hearing the parties or at the request of one of the parties and after hearing the other parties, stay the proceedings where the validity of the EU trade mark is already in issue before another EU trade mark court on account of a counterclaim or where an application for revocation or for a declaration of invalidity has already been filed at the Office».

Por tanto, una interpretación literal del artículo 132.1 del RMUE solo parece permitir al tribunal de marcas de la Unión suspender un procedimiento de infracción si, previamente, ya se ha iniciado un procedimiento de nulidad o caducidad ante la EUIPO. Ello no ocurría en el caso analizado: la solicitud de nulidad ante la EUIPO se había presentado después de la acción de infracción.

La decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo también parece contravenir la teleología del artículo 132.1 del RMUE. Si se permite que cualquier demandado en un procedimiento de infracción de una marca de la Unión pueda lograr la suspensión de ese procedimiento mediante la presentación posterior de una solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO, ello laminará la tutela judicial efectiva de los titulares de marcas de la Unión para combatir sus infracciones.

El Tribunal Supremo, así, ha proporcionado un mecanismo procesal automático para que cualquier infractor torpedee y suspenda durante años cualquier procedimiento de infracción con la mera presentación posterior de una solicitud de caducidad o de nulidad ante la EUIPO, por infundada o instrumental que sea. Para desactivar ese nuevo mecanismo, los demandantes y los tribunales contarán únicamente con la estrecha válvula de escape que proporciona el inicio del artículo 132.1 del RMUE («A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento […]»). Parece un pobre consuelo: la aplicación de ese inciso es excepcional, precisamente porque constituye una excepción a la norma suspensiva general y está reservada a casos manifiestamente abusivos o especiales.  

Los lamentos anteriores son, sin embargo, irrelevantes. El fallo del Tribunal Supremo es claro, y tendrá un impacto innegable en la litigación marcaria en España, por lo menos hasta que reconsidere o matice su postura. Por ahora, quien dispare primero (ya no) disparará dos veces.