Propiedad de obras de arte, derecho de autor y preparación de NFT

Han pasado unos meses desde que el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, en sentencia de 11 de enero de 2024 (la “Sentencia”), resolviera en contra de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (“VEGAP”), la entidad de gestión de derechos de los creadores visuales, el litigio que esta había promovido contra una conocida empresa del sector textil por infracción de derechos de autor sobre diversas obras plásticas, en concreto Oiseau volant vers le soleil y Tète et Oiseau, de Joan Miró, Ulls i Creu y Esgrafiats, de Antonio Tàpies, y Dilatation, de Miquel Barceló (las “Obras”), que habían sido adquiridas por la demandada años atrás.

La sentencia pronto cosechó un aluvión de comentarios críticos, fundamentalmente por considerar que aplica un expediente ajeno a nuestra tradición jurídica, como sería la defensa de fair use, y por entender que -al hacerlo- ha puesto en jaque los cimentos de la propiedad intelectual. Así, pueden leerse a modo de ejemplo reseñas publicadas en medios más especializados o en otros de carácter más generalista. En esta entrada nos proponemos mostrar que esas críticas se fundaban en un análisis no del todo certero de la sentencia y de los hechos del caso. Asimismo, proporcionaremos contexto para enmarcar el objeto del litigio en un debate más amplio, que tiene que ver con el estatuto del que dispone el propietario del original de una obra de arte desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre esa obra.

Los hechos del caso

Tal y como narra la Sentencia, con motivo de la inauguración de una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, la demandada había expuesto los originales de las Obras durante once días, junto con unas reinterpretaciones de las mismas en formato digital que había encargado realizar a varios criptoartistas, las cuales quedaron igualmente expuestas en el metaverso Decentraland (por espacio igualmente de once días) y en la plataforma Opensea, marketplace de venta e intercambio de NFT y criptoactivos (durante treinta y siete días). Los archivos digitales que contenían estas reelaboraciones nunca llegaron a convertirse en activos blockchain ni a comercializarse como NFT o de cualquier otra manera, como tampoco eran susceptibles de ser reproducidos o descargados, tan solo eran accesibles mediante visualización.

La demanda de VEGAP

En su demanda, VEGAP sostenía que la demandada había utilizado las Obras sin la debida autorización, al haber elaborado unos NFT a partir de ellas y haberlos publicado en redes sociales, en el metaverso Decentraland, en el marketplace Opensea y en la tienda física que inauguró en Nueva York. En consecuencia, VEGAP consideraba infringidos los derechos morales de integridad y divulgación, así como los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública, solicitando que se declarasen tales infracciones, se ordenase a la demandada cesar en la infracción, se le condenase a indemnizar daños y perjuicios (875.000 euros por daños patrimoniales, 500.000 euros por daños morales y 380,21 euros por gastos de investigación) y se ordenase la publicación de la sentencia.

Las medidas cautelares solicitadas por VEGAP

Conviene recordar que VEGAP había solicitado la adopción de medidas cautelares dirigidas a lograr el cese en el uso de las Obras en su versión digital, con la retirada de todos los elementos en que estuvieran plasmadas y la prohibición de reanudar esa utilización. Por Auto de 21 de octubre de 2022, dichas medidas cautelares se estimaron solo parcialmente porque en gran medida habían perdido su objeto, ya que en la fecha de interposición de la demanda ni las obras originales ni las versiones digitales de las mismas se encontraban ya expuestas al público. La única medida cautelar adoptada fue la consistente en el depósito ante el Juzgado de los NFT que la demandada había subido a la plataforma Opensea y que seguían estando en dicha plataforma, pese a que ya no se podían visualizar.

Como explica la Sentencia, tras la adopción de esta medida cautelar, la propia actora reconoció que no era necesaria, pues mientras Opensea mantuviera retirados los NFT se evitaría cualquier riesgo de sustracción o transferencia a terceros, sin necesidad de que fueran depositados ante el Juzgado. Por esa razón, se acordó el alzamiento de la medida cautelar acordada. La Sentencia añade la consideración de que, en rigor, es la adopción de la medida cautelar en los términos en que se había solicitado lo que habría provocado el peligro que la actora trataba de conjurar. Ello es porque los NFT en cuestión no habían llegado a ser registrados en la blockchain (eran lazy minted): de haberse transferido a una wallet bajo control del Juzgado es cuando habría que haberlos acuñado, haciéndose visibles en una blockchain bajo control de la demandada, lo que los habría hechos susceptibles de transacciones en la cadena de bloques, cosa que no era posible mientras estuvieran almacenados en Opensea fuera de la visibilidad de terceros y sin acuñación en una blockchain. Esta consideración también había sido apuntada en nuestro comentario al Auto de medidas cautelares de 21 de octubre de 2022, aparecido en este mismo blog.

Contestación a la demanda

La demandada, además de combatir la legitimación activa de la actora, sostenía no haber cometido ninguna infracción, ya que: (i) como dueña de los soportes físicos de las Obras, ostentaba el derecho de exposición pública sobre las mismas; (ii) la creación de “reinterpretaciones” digitales a partir de obras originales y su posterior difusión constituye un "uso inocuo" que no requiere autorización ni causa perjuicio a sus autores; (iii) los “NFT” objeto del pleito eran archivos digitales que no habían llegado a registrarse en ninguna blockchain, por lo que a través de Opensea solo se podían visualizar, sin posibilidad de adquisición ni descarga; (iv) en tanto no habían sido acuñados como auténticos NFT, no estaban bajo su control a través de una wallet propia, siendo Opensea la única que tenía acceso a ellos; y (v) no había daño indemnizable y, en todo caso, su alcance sería inferior al cuantificado por la actora.

Delimitación del objeto de la controversia

Según la Sentencia, el punto principal de controversia se centra en determinar hasta dónde alcanzan los derechos de la demandada en tanto propietaria de los cuadros originales. Es decir, si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación que pueda afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física ampara para transformarla en NFT y, por lo tanto, si al comprar los originales de las Obras la demandada había adquirido un derecho absoluto de disfrute y explotación en cualquier modo y en cualquier escenario, o si en todo caso el uso que hizo de las Obras podía considerase un uso inocuo que no requiere autorización de los autores.

Pese a delimitar así el alcance del litigio, realmente la Sentencia no analiza stricto sensu la cuestión de la acuñación de NFT representativos de obras de arte en una blockchain, por la sencilla razón de que en el caso que nos ocupa la demandada no llegó a registrar ningún NFT en una cadena de bloques, sino que se trataba, como dice la resolución, de NFT lazy minted, o lo que es lo mismo, de actos preparatorios para la emisión de NFT, los cuales habían conllevado el almacenamiento de una versión digital de las Obras (rectius: de una reelaboración de las mismas a cargo de criptoartistas) y su ulterior puesta a disposición del público por un tiempo limitado en un marketplace, un metaverso y algunas redes sociales.

En definitiva son estos actos, como explica el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia, los que procede analizar, por haber sido los realizados por la demandada. Ese análisis se plasma en los fundamentos quinto, sexto y séptimo de la resolución, en los que se aborda respectivamente el examen de las posibles infracciones al derecho de divulgación, al derecho de comunicación pública y al derecho de transformación. No se examina la posible infracción del derecho de reproducción, también alegada en la demanda, porque -según explica el fallo-, al imputarse a la demandada la generación de obras nuevas derivadas de las originarias (que serían las que se habrían almacenado en redes sociales, un metaverso y un marketplace), no cabe sostener al mismo tiempo que las obras originarias hayan sido reproducidas. Por cierto que, debido precisamente a la presencia de ese elemento transformativo, la controversia se aleja de la que sería típica en un caso ordinario de acuñación de NFT, la cual podría comportar actos de reproducción y puesta a disposición del público, pero no de transformación.

La Sentencia también señala que la existencia de un acto de transformación excluiría la afectación del derecho moral de integridad. El razonamiento es que el derecho moral a la integridad de la obra actúa sobre la obra deformada o alterada, pero sin que resulte de ello una obra nueva y diferente, mientras que si hablamos de transformación, por definición, se obtiene una creación distinta. A nuestro entender, no cabe excluir que el derecho moral de integridad pueda verse lesionado a través de la generación de una obra derivada, dicho lo cual, creemos que el principal problema para invocar el derecho moral de integridad en este caso era la falta de legitimación activa de VEGAP.

La legitimación activa de VEGAP para las acciones que ejercitaba

En su fundamento de derecho tercero, la Sentencia examina con carácter preliminar la legitimación de VEGAP, aunque referida a su capacidad para ejercitar la acción de cesación. La parte actora amparaba su legitimación en la regulación del artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (“TRLPI”), que otorga una legitimación extraordinaria a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para representar en juicio a todos los titulares pertenecientes a la clase de derechos cuya administración asuman estatutariamente, con independencia de que les hayan confiado la gestión en el caso concreto.

Sin embargo, según razona la Sentencia, esa legitimación universal se aplica cuando la entidad ejercita una acción en defensa de todo su repertorio, sin individualizarla en una o más obras, o autores, en particular. No era el caso de la demanda, en donde VEGAP pretendía no una declaración genérica de uso de su repertorio, sino a propósito de tres autores y de cinco obras muy concretos, respecto de los que además alegaba haberse producido una infracción de derechos morales.

Ciertamente, la gestión ordinaria que realizan las entidades de gestión se traduce en la concesión de autorizaciones no exclusivas de uso de su repertorio y en la recaudación derivada de dicho uso, esto es, una labor presidida por una finalidad económica en favor del colectivo al que representan. Para una actuación de tipo individualizado, que comporte además el ejercicio de derechos morales, las entidades de gestión necesitan estar investidas de una legitimación canalizada a través de un mandato específico, no siendo suficiente el contrato de gestión ordinario trabado con los titulares.

En el caso, se habían aportado por VEGAP unos -mal llamados- “contratos de cesión”, los cuales consistían en sendos mandatos elaborados un mes antes de la interposición de la demanda por los titulares de los derechos sobre las cinco obras objeto de la misma. El inconveniente, como señala la Sentencia, es que esos contratos lo eran única y exclusivamente para que VEGAP reclamase daños y perjuicios como consecuencia de la utilización de las Obras por parte de la demandada al inaugurar su tienda en Nueva York. No le autorizaban a nada más, y en particular no le autorizaban para ejercitar los derechos morales sobre las Obras.

A partir de esa constatación, la Sentencia concluye que la demandante carecía de representación a los efectos del ejercicio de la acción de cesación, siendo así que en todo caso esta acción habría quedado sin objeto para el momento en que se interpuso la demanda, ya que la demandada ya había retirado las Obras de exposición pública, cesando en el uso de las mismas, tanto de manera física como virtual.

Coincidimos con la Sentencia en que la encomienda ordinaria de gestión realizada a través del contrato de gestión, resulta insuficiente para acreditar que la entidad puede interponer una acción de tipo cesatorio, máxime cuando la acción se refiere a la utilización de específicos ítems de su repertorio. De ahí que, al no haberse mencionado esta clase de acción en los tres contratos aportados con la demanda, no cabía considerar a VEGAP investida de la legitimación suficiente. Dicho sea de paso, la propia aportación de esos contratos con la demanda, evidenciaba que VEGAP era consciente de que, para ejercitar acciones en nombre de concretos titulares, no le basta el contrato de gestión ordinario.

Pues bien, por las mismas razones por las que no cabía considerar a VEGAP investida de legitimación para ejercitar la acción de cesación, se tenía que haber concluido que tampoco la tenía para ejercitar los derechos morales. Se trata de facultades de carácter personal no susceptibles de gestión colectiva. No es imposible ejercitarlos a través de otra persona, en particular una entidad de gestión colectiva, pero debe existir una asignación de poderes específicos a tal fin, cosa que en el presenta caso no se daba. Los estatutos de VEGAP así lo reflejan: los derechos morales no están recogidos entre el elenco de derechos gestionados por la entidad (art. 4.2), su defensa tan solo puede ejercerse si han sido objeto de encomienda específica por el autor o derechohabiente de que se trate (art. 4.3.f/).

El derecho moral de divulgación había sido ejercitado y estaba agotado

Como recuerda el Juzgado, la divulgación se define en el artículo 4º del TRLPI como toda expresión de la obra que, previa autorización del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma. De acuerdo con ello, el derecho moral a decidir la divulgación (art. 14.1º TRLPI) es un derecho que se agota, una vez que la obra se haya hecho accesible al público una primera vez en cualquier forma con autorización del autor.

En el caso, las Obras ya habían sido expuestas al público con consentimiento de sus autores décadas atrás, por lo que el derecho a decidir la divulgación había sido ejercitado y se encontraba agotado. A mayor abundamiento, recuerda la Sentencia que, aunque no hubiera tenido lugar el referido agotamiento del derecho de divulgación, conforme al artículo 56.2 del TRLPI, el propietario del original de una obra plástica, salvo que el autor lo hubiera excluido expresamente en el acto de enajenación del original, tiene el derecho de exposición pública de la obra, incluso aunque esta no hubiera sido divulgada. Esto constituye una importante modulación del derecho moral de divulgación en el caso de las obras plásticas, que impedía invocar el derecho moral de divulgación frente a la demandada.

El derecho de comunicación pública: la facultad de exposición pública

Con relación a este derecho, la Sentencia considera como no dudoso que la demandada había realizado una comunicación pública de las obras, en tanto las reinterpretaciones de las mismas fueron expuestas a un número indeterminado de personas tanto en el mundo físico (aquí junto con los originales), como en el entorno digital o virtual. Ahora bien, el Juzgado señala que dicha exposición fue realizada de forma lícita en virtud del derecho de exposición que corresponde a la demandada en su calidad de propietaria de los originales de las Obras, tal y como se desprende del artículo 56.2 del TRLPI, en tanto no constaba que este derecho hubiera sido excluido en el acto de enajenación de los originales.

Por lo demás, no cabía entender que la exposición pública de las obras hubiese podido ir en detrimento del honor o reputación de los autores (vid. salvaguarda establecida en el artículo 56.2 TRLPI in fine). Para el Juzgado, la exposición de los originales había respetado en todo momento la esencia de las obras y el buen nombre de sus autores, hasta el punto de que se habían expuesto físicamente en la tienda de cuya inauguración se trataba junto con las nuevas obras digitales, a fin de que en todo momento se pudiera apreciar la diferencia entre unos y otras.

Sabemos que el artículo 56.2 TRLPI se refiere, literalmente, a los actos de exposición pública, lo que se vincula a la exhibición física in situ del original de la obra plástica, y que aquí no solo se produjo esa clase de exposición, sino también la exposición pública de las reinterpretaciones digitales y la comunicación de estas en algunos entornos virtuales.

Dicho lo cual, y dejando a un lado estas particularidades, se debe considerar que el artículo 56.2 TRLPI ha quedado obsoleto y debería amparar al propietario para llevar a cabo una exposición virtual del original de su obra, al menos en una cierta medida. Las normas deben interpretarse no solo según el sentido propio de sus palabras, sino también de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 del Código civil). En el año 1987 podría tener sentido circunscribir esa facultad del propietario a la exposición física del original, pero actualmente parece lógico entender que el propietario tiene un interés legítimo en mostrar la obra de la que es dueño en un entorno virtual, al menos cuando este se encuentre bajo su control directo (v. gr. portfolio de obras de una colección exhibidas en el sitio web o en la cuenta de red social de un coleccionista privado o institucional). En el caso que nos ocupa, se daba la circunstancia añadida de que la exhibición virtual dialogaba con la inauguración de una tienda física en la que se encontraban emplazados los originales de las mismas obras, y que toda la utilización estuvo impregnada de la nota de temporalidad.

El derecho de transformación: un uso justo e inocuo

El análisis de la presunta vulneración de este derecho se enfoca desde la óptica propuesta por la parte demandada, la cual había invocado la posibilidad de acogerse a la doctrina del uso inocuo o fair use. La Sentencia recuerda que nuestro sistema se basa en un catálogo cerrado de límites a los derechos, por contraste con el sistema americano donde, además de límites tipificados, también puede invocarse la cláusula general de fair use como defensa frente a una acción por infracción de copyright. No es exacto decir que la Sentencia aplica, sin más, la sección 107 de la Copyright Act de EE UU. Lo que hace es remitirse a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012, la cual había dado por bueno el análisis que el tribunal a quo -la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona- había hecho, a la luz de la cláusula de fair use del Derecho de EEUU, pero sin alterar nuestro sistema de fuentes, antes bien entroncando ese análisis en nuestra propia doctrina del ius usus inocui, expediente que hunde sus raíces en el Derecho romano. Hay actos que, aunque penetran formalmente en la órbita de una propiedad ajena no tienen la virtud de afectar a los intereses de su propietario, antes al revés, la reacción por parte de este dirigida a impedirlos puede comportar un abuso de su derecho. El Tribunal Supremo conectó la doctrina del abuso de derecho (art. 7.2 del Código civil) con la regla de los tres pasos del artículo 40 bis TRLPI: se debe comprobar si la explotación a la que pretende poner coto el titular de derechos de propiedad intelectual con su demanda, tiene la virtud de causar algún perjuicio a sus legítimos intereses o de atentar contra la explotación normal de su obra.

Esas son las bases sobre las que se apoya la Sentencia en este fundamento de derecho séptimo para analizar la alegada vulneración del derecho de transformación. El examen pormenorizado que realiza, tomando como base los cuatro criterios enunciados en la sección 107 de la Copyright Act de EEUU, se dirige a averiguar si la explotación realizada por la demandada afecta los legítimos intereses de los autores representados por VEGAP o la explotación normal de sus obras, o si por el contrario se debe considerar una utilización inocua.

1. Propósito y carácter del uso. El primero de los factores considerados se refiere a la finalidad (comercial o no) del uso que la parte demandada ha hecho de las obras en cuestión, así como a su carácter (meramente reproductivo o con un ingrediente transformativo). Según la Sentencia, en el caso que nos ocupa no se trató de una explotación con propósito comercial, pues los NFT no se habían llegado a acuñar ni a comercializar propiamente; ni tampoco se puede establecer que las ventas de la demandada se incrementasen como consecuencia de la utilización de las Obras, cumpliendo más bien una función simbólica temporal conectada con la inauguración de un local emblemático. Por otro lado, el uso había sido netamente transformativo, en el sentido de que la utilización virtual no se había proyectado sobre las Obras en su versión original sino sobre unas reinterpretaciones temporales de las mismas a cargo de artistas digitales.
2. Naturaleza de la obra protegida por derechos de autor. Este factor juega en contra de la apreciación de fair use cuando la obra protegida sea una obra eminentemente creativa (a diferencia de obras funcionales o de carácter factual). Aunque las obras objeto de la demanda son obras plásticas y se entiende que revisten gran altura creativa, la Sentencia pone en valor que la demandada ha hecho en todo momento un reconocimiento de ellas y de sus autores, poniéndolas en valor y dándolas a conocer a un público que probablemente no hubiera accedido a ellas de no ser por su inclusión dentro del evento inaugural en torno al cual giró toda la utilización.
3. Cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor en su conjunto. En este caso no se trataba de la utilización de un fragmento de las obras originales, sino que su recreación digital había supuesto la utilización íntegra de las Obras. No obstante, debido al carácter transformativo del uso, la Sentencia valora que la utilización realizada por la demandada había supuesto la adición de elementos nuevos, lo que diluía hasta cierto punto el hecho de que las obras de origen hubiesen sido empleadas en su integridad.
4. Efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. En relación con este punto, la Sentencia considera que no se ha privado a los titulares de ningún mercado potencial, porque las reinterpretaciones digitales de las Obras nunca se llegaron a comercializar. Tampoco se ha visto disminuido el valor de las Obras a causa del uso protagonizado por la demandada, que en todo caso se extendió durante un corto espacio de tiempo. La Sentencia recuerda que la demandada había pagado un precio para adquirir en su día los originales de las Obras y era la propietaria de los mismos, con lo que ningún interés podía tener en disminuir su valor. De hecho, el Juzgado se fija en que el evento se convirtiera en una caja de resonancia para el mayor conocimiento de las Obras y de sus autores, lo que no pudo causar una merma del valor de las obras, sino todo lo contrario.

Tras esta meticulosa valoración, la Sentencia concluye que el uso protagonizado por la demandada había sido un uso justo, lo que significa que podía considerarse inocuo, esto es, no apto para perjudicar los legítimos intereses de los titulares de las Obras ni de dañar la explotación normal de las mismas. En consecuencia, desestima las acciones ejercitadas en la demanda (declarativa de infracción, cesatoria e indemnizatoria).

Conclusión

La Sentencia nos parece interesante no porque se trate de un supuesto de acuñación de NFT propiamente dicho, ya que en realidad las versiones digitales de las Obras no llegaron a ser acuñadas ni comercializadas como NFT. El interés del caso radica en que profundiza en un tema controvertido, como es el del ámbito de facultades que ostentan los propietarios de originales de obras de las artes plásticas, cuestión que lleva a VEGAP a confrontar sistemáticamente con esa clase de propietarios a propósito de los usos que realizan de esas obras. Nuestra Ley reconoce al dueño del original de una obra plástica un cierto estatus de utilización de la obra, incluso aunque penetre en la órbita inmaterial de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, ese estatus es restringido y ha quedado obsoleto en el nuevo entorno digital. El legislador debe plantearse una intervención en el artículo 56.2 TRLPI, a fin de definir un espectro de usos más generoso en favor de los dueños de originales de obras visuales en defecto de pacto entre las partes.

Las acciones dirigidas a poner coto a los usos digitales que los dueños de obras plásticas realizan de esas obras en sus sitios web y/o sus cuentas en redes sociales, no despierta simpatía entre los coleccionistas de arte, muchos de ellos de carácter institucional; pero tampoco entre muchos artistas, que consideran que ese tipo de posiciones maximalistas no son, a la postre, beneficiosas para ellos, dado que los artistas viven fundamentalmente de la venta de sus obras a esos coleccionistas. Habría que sopesar hasta qué punto ese tipo de acciones coadyuvan a la mejor protección de los autores de obras de la creación visual.

Por su parte, en un comunicado de 22 de enero de 2024, VEGAP anunció que recurriría en apelación la Sentencia, debido a que, al considerar como uso honrado la realización de una campaña publicitaria de una marca de ropa ligada a la apertura de un nuevo establecimiento en Nueva York, ha primado los intereses publicitarios de una empresa multinacional frente a los derechos de autor sobre unas obras de Miró, Tàpies y Barceló.