Límites del uso de la marca ajena en piezas de recambio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante su sentencia de 25 de enero de 2024 en el asunto Audi AG v GQ (C-334/22), responde a las cuestiones prejudiciales planteadas referidas uso no consentido de un signo idéntico o similar a la marca en piezas de recambio con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE).

Marco normativo

De acuerdo con el artículo 9.2 del RMUE, el titular de una marca de la UE estará facultado para prohibir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, use en el tráfico económico cualquier signo para productos o servicios cuando el signo sea:

(a) idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que estuviera registrada;

(b) idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que estuviera registrada, si existiera riesgo de confusión por parte del público; o

(c) idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean o no idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión Europea y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En el apartado tercero de este mismo artículo, se indican algunos usos susceptibles de ser prohibidos en caso de que se cumplan las anteriores condiciones como, por ejemplo, colocar el signo en los productos o en su embalaje (letra a), o importar o exportar los productos con el signo (letra c).

Por su parte, el artículo 14.1(c) RMUE impide que el titular de una marca de la UE prohíba a un tercero hacer uso en el tráfico económico de la marca de la UE “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.”

Finalmente, el debate del caso tiene en cuenta también la llamada “cláusula de reparación”, que se halla en el artículo 110.1 del Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC). Este precepto prevé que no existirá protección cuando el dibujo o modelo sea un componente de un producto complejo y se emplee para permitir la reparación de dicho producto o para devolverle su apariencia inicial.

Antecedentes

En 2017, Audi, titular de una marca figurativa de la UE (cuatro anillas entrelazadas una tras otra) inició acciones frente a una persona física dedicada a la venta en Internet de piezas de recambio de automóviles. En el marco de su actividad, el particular anunciaba y ponía a la venta rejillas de radiador adaptadas y diseñadas para antiguos modelos de automóviles del reclamante, y dichas rejillas llevaban un elemento –cuya forma es idéntica o similar a la marca– destinado a fijar el emblema de la marca del fabricante de automóviles.

En 2020, el Tribunal Regional de Varsovia suspendió el procedimiento y formuló diversas cuestiones prejudiciales al TJUE dirigidas a aclarar el alcance del derecho exclusivo del titular de la marca frente a este tipo de uso no consentido llevado a cabo por un tercero.

¿Hay uso en el tráfico económico?

El TJUE aborda en primer lugar las cuestiones tercera y cuarta, que reformula en los siguientes términos. Se trata, en esencia, de determinar si, al no existir en el RMUE un precepto equivalente a la cláusula de reparación del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios, hay que entender que el tercero que importa y pone a la venta piezas de recambio que incorporan un elemento de forma idéntica o similar a la marca hace, conforme al art. 9 RMUE, un uso de la marca en el tráfico económico que puede menoscabar una o varias funciones de esta.

El Tribunal señala que no cabe aplicar por analogía el artículo 110 del RDC, que daría lugar a limitar el alcance del art. 9 RMUE. En efecto, el legislador de la Unión no ha contemplado en el RMUE una cláusula equivalente a la cláusula de “reparación” en materia de dibujos y modelos, y la disposición prevista en el RDC no contiene ninguna excepción al Derecho de la Unión en materia de marcas. Además, el artículo 14 del RMUE limita los efectos del derecho del titular de la marca de la Unión, de modo que el objetivo de preservar una competencia no falseada ya fue tenido en cuenta en el RMUE.

En el presente caso quedó acreditado que el signo en cuestión se coloca o integra en las rejillas de radiador con vistas a la comercialización de estas, lo que, según concluye el TJUE constituye un uso en el sentido del art. 9.3(a) RMUE. Además, el demandado importa y pone a la venta rejillas que incorporan dicho signo, por lo que el TJUE considera que lleva a cabo un uso de los contemplados en el art 9.3, letras (b) y (c) del RMUE. Y advierte que tal uso puede menoscabar una o varias de las funciones de la marca (cosa que deberá determinar el juez nacional).

¿Es aplicable la excepción de uso referencial?

Como hemos visto, el art. 14.1(c) RMUE limita el derecho exclusivo del titular impidiéndole prohibir usos “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”.

Indica el TJUE que el objetivo de esta limitación es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios que utilicen una marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del vínculo funcional que existe entre sus productos o servicios y los del titular de la marca. Y recuerda que tal limitación únicamente se aplica cuando la utilización de la marca por el tercero sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (artículo 14.2 RMUE).

Pues bien, el TJUE considera que el uso de que se trata en presente procedimiento excede del considerado en el art. 14.1(c) RMUE. En efecto, el TJUE distingue entre el caso en que se hace uso de la marca para indicar que las piezas de recambio están destinadas a incorporarse a los productos del titula de la marca (supuesto que quedaría comprendido en el art. 14.1.c), del caso –como el presente– en que se coloca un signo idéntico o similar a la marca en las piezas de recambio. La colocación del signo en la pieza de recambio excede, según el TJUE del tipo de uso contemplado en el art. 14.1(c), por lo que no puede quedar amparado en dicha disposición. En consecuencia, no resulta relevante si existe o no la posibilidad técnica de que el elemento para fijar el emblema en la rejilla tenga una forma distinta.

En conclusión, la posibilidad de prohibir el uso del tercero deberá apreciarse de conformidad con el alcance del artículo 9 RMUE, sin que quepa aplicar por analogía la cláusula de reparación de los diseños, ni acudir a la excepción del uso meramente referencial.