El impacto de las redes sociales en la protección de los diseños

No es infrecuente que empresas del sector de la moda y la cosmética realicen pequeños “sneak peek” de sus próximos lanzamientos a través de redes sociales. En muchas ocasiones se valen de personas de relevancia o creadores de contenido para que estos testeen la acogida del producto en el mercado. Sin embargo, estas estrategias no están libres de riesgo y pueden dificultar y poner en riesgo la protección de los diseños que configuran dichos productos.

Prueba de lo anterior es el caso de la marca alemana de calzado y ropa deportiva, Puma SE (“PUMA”), quien recientemente vio frustradas sus posibilidades de proteger bajo la figura del diseño comunitario registrado su modelo de zapatilla deportiva “Creeper”.

En estos términos, el pasado 6 de marzo de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) dictó una sentencia en el asunto T-647/22 (la “Sentencia”), donde desestimaba el recurso interpuesto por PUMA ante la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) de declarar la nulidad del diseño comunitario núm. 003320555-0002, consistente en una zapatilla deportiva con cordones y una suela gruesa rayada que reproducía la zapatilla “Creeper” de PUMA (el “Diseño”).

Marco normativo

Para que un dibujo o modelo pueda acceder a la protección registral prevista por el Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (“RDC”), es preceptivo que este: (i) sea nuevo, y (ii) posea carácter singular.  

Así, y a efectos de estudiar los anteriores dos requisitos, es relevante destacar el concepto de la “accesibilidad” del diseño al público relevante. Para ello debemos analizar si el diseño cuya protección se persigue ha sido divulgado. En este sentido, se entenderá divulgado aquel diseño que haya sido expuesto, comercializado o divulgado de otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, de forma que dicho diseño haya podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector correspondiente (artículo 7.1 RDC). Sin embargo, la divulgación no afectará a la novedad ni al carácter singular si el diseño comunitario registrado se ha divulgado por su autor durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro (periodo de gracia) (artículo 7.2 RDC).

Antecedentes

Para adentrarnos en los antecedentes del caso, debemos remontarnos a julio de 2016, cuando PUMA procedió a registrar el modelo de su zapatilla “Creeper” ante la EUIPO.

La empresa Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V (“HJVH”) presentó una solicitud de nulidad del Diseño ante la EUIPO, aportando a su vez imágenes de las redes sociales de la reconocida cantante y empresaria Rihanna (@badgalriri) de diciembre de 2014, donde anunciaba su nombramiento como nueva directora creativa de PUMA, llevando puestas las zapatillas “Creeper” de PUMA.

La División de Anulación de la EUIPO, así como posteriormente la Sala del Recurso de la EUIPO, sostuvieron que dichas imágenes eran suficientes para demostrar que el Diseño había sido divulgado en 2014 de forma previa al inicio del periodo de gracia.

El TGUE valida la posición de la EUIPO

Bajo el marco establecido previamente, la Sentencia no hace sino confirmar la postura de la EUIPO, declarando la nulidad del Diseño de PUMA por las siguientes razones:

(i)         Irrelevancia del elemento subjetivo

Pese a la alegación de PUMA relativa a la infracción de una obligación implícita que había llevado a HJVH a actuar de mala fe y con abuso de derecho, el TGUE determina en su Sentencia que, aunque factores como la mala fe, el incumplimiento de una obligación contractual o el carácter abusivo pueden ser invocados en un procedimiento civil, estos argumentos no tienen acogida en un procedimiento de nulidad el cual requiere de una evaluación exclusivamente objetiva.

(ii)       Las pruebas presentadas por HJVH son suficientes para demostrar la divulgación del Diseño.

PUMA alega que la Sala del Recurso de la EUIPO incurrió en una infracción del artículo 7.1 del RCD ya que las pruebas aportadas por HJVH eran insuficientes para demostrar la divulgación del Diseño de forma previa al inicio del periodo de gracia.

Ante esto, el TGUE examina (a) si las pruebas presentadas por HJVH demuestran que el Diseño fue divulgado antes del inicio del periodo de gracia y, (b) si PUMA había aportado pruebas para determinar que, por las circunstancias que rodean el caso, existen razones suficientes para entender que estos hechos no fueron conocidos por los círculos especializados en el sector correspondiente dentro de la Unión Europea.  

El TGUE concluye que la Sala del Recurso no incurrió en error alguno en la apreciación de las pruebas aportadas por HJVH, pues estas eran suficientes para probar la divulgación del Diseño de forma previa al inicio del periodo de gracia. Asimismo, el TGUE rechazó los argumentos de PUMA relativos a la mala calidad y falta de nitidez de las fotografías, la falta de enfoque, el detalle insuficiente y la imposibilidad de ampliar las fotografías subidas a Instagram, así como la falta de interés de los círculos especializados en las zapatillas de Rihanna, quien ya era una mundialmente conocida cantante y persona de relevancia pública en 2014. 

De esta forma el TGUE entiende fundada la decisión de la Sala del Recurso de la EUIPO, confirmando la anulación del Diseño de PUMA. Sin perjuicio de lo anterior, PUMA podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la resolución del TGUE.

Conclusiones

Tanto el caso PUMA, como también sus precedentes (en particular y, también para el sector del calzado, el caso Crocs, donde la conocida empresa americana de calzado vio frustradas sus posibilidades de proteger por diseño comunitario registrado su icónico zueco debido a que este había sido expuesto en una feria internacional en Fort Lauderdale, Florida), ilustran la necesidad de proteger a tiempo aquellos dibujos y modelos generados en el seno de las empresas y/o a través de colaboraciones. Es preceptivo poner de manifiesto que el legislador comunitario ya previó la necesidad de las empresas de disponer de un plazo adecuado para testear la acogida de sus nuevos producto en el mercado. A tal efecto estableció el mencionado periodo de gracia, de forma que los empresarios contasen con un plazo de 12 meses desde la divulgación de su producto para valorar la necesidad de proceder con su registro.

Asimismo, el actual Caso PUMA expone los peligros de revelar ciertos lanzamientos a través de las cuentas de redes sociales de personas con relevancia  pública o incluso a través de las cuentas de redes sociales de la propia empresa, sin que medie un seguimiento activo de estas divulgaciones por parte de los titulares.