Fragmentación de marca e importación paralela: ¿hay agotamiento?

El Tribunal Supremo (“TS”) resuelve el recurso por infracción procesal y de casación planteado ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 22 de julio de 2019 (analizada en esta entrada del blog), en el que se constituyen como partes las distribuidoras Red Paralela S.L. y Red Paralela BCN S.L. (conjuntamente “Red Paralela”), y los titulares de la marca Schweppes en España. 

A continuación, resumimos brevemente la base fáctica del caso y exponemos cuál ha sido el pronunciamiento del TS (consulta la sentencia aquí).

Antecedentes del caso

Desde 1999, la marca Schweppes tiene una titularidad fragmentada: dos grupos empresariales distintos son titulares de la marca según el territorio. En países como Portugal o España el titular es el grupo Schweppes Orangina, mientras que en Reino Unido e Irlanda –entre otros– el titular es el grupo Coca-Cola.

Entre los años 2009 y 2014, Red Paralela comercializó tónicas Schweppes originarias de Reino Unido en España. Dado que los productos importados desde Reino Unido pertenecen a un titular marcario (grupo Coca-Cola) distinto del titular en España (grupo Schweppes Orangina), en este caso se plantea si ello es suficiente para sostener que se trata de dos orígenes empresariales distintos y que, por tanto, no se produce el agotamiento de marca y se infringen los derechos marcarios de Schweppes en España.

En primera instancia no se apreció infracción porque la imagen de marca fue calificada como “global” (haciendo alusión a la apreciación por el consumidor de un único origen empresarial). En sentido contrario, en sede de apelación se estimó la infracción al entender que no concurren elementos suficientes que para apreciar la imagen de marca conjunta.

Resolución por el Tribunal Supremo

En 2019 nos aventuramos a anticipar que resultaría complicado que prosperase un recurso de casación dado el importante contenido fáctico del caso. Pero, contrariamente a lo que preveíamos, el TS ha revertido la situación. Considerando que se trata de una cuestión sustantiva que afecta directamente a la interpretación del artículo 36 de la Ley de Marcas y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”), el TS analiza si en este caso se cumplen los requisitos que justificarían el agotamiento del derecho de marca.

En este sentido, señala que el titular de la marca española Schweppes no puede oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca si concurren alguno de estos dos supuestos: i) que ese titular (solo o coordinadamente con el otro) haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia de una marca global y única, o ii) que existan vínculos económicos entre los dos titulares, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o ejercen un control conjunto sobre el uso de la marca, pudiendo determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y controlar su calidad.

Al analizar la relevancia de los hechos (apreciados conjuntamente) en relación con la pretendida existencia de una imagen de marca global y única, el TS toma en consideración, entre otros, los puntos siguientes:

(i)          que la página web del titular de las marcas en España (en su versión inglesa) informa sobre los fabricantes del producto y concretamente sobre quién lo fabrica en Reino Unido –sin advertir que allí el titular es distinto–;

(ii)         que el titular de la marca en España aparentemente haya usado en su publicidad institucional la imagen de productos ingleses;

(iii)       que el titular de la marca española, grupo Orangina (que también es titular en Holanda), haya otorgado una licencia al otro titular (grupo Coca-Cola) para fabricar y distribuir sus productos con esa marca en Holanda.

En conclusión, nuestro Alto Tribunal acaba considerando que existen indicios suficientes y relevantes que apuntan al comportamiento activo del titular de la marca española para reforzar la imagen global de la misma. Ello contribuye a la confusión en el público pertinente en relación con el origen empresarial de los productos. Consecuentemente, afirma que el derecho de marca se ha agotado y niega la infracción.

Autor: Jean-Yves Teindas, con la colaboración de Alexandra Martín