¿Es protegible como diseño la parte inferior de un sillín?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dictado recientemente una sentencia (asunto C-472/21, Monz Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:2023:105, 16.02.2023) en relación con la interpretación del requisito de visibilidad que la normativa de la UE en materia de diseños industriales exige para la protección de los componentes de productos complejos. 

Hechos del caso

 Resumidamente, los antecedentes que dieron lugar a la controversia discutida en este caso son los siguientes:

• La sociedad alemana “Monz” es titular de un dibujo o modelo para “sillines de bicicleta o moto” (el “Diseño”), registrado desde el 3 de noviembre de 2011 en la Oficina alemana de patentes y marcas (“DPMA”). El registro de este diseño se realizó con una única representación que correspondía a la parte inferior de un sillín.
• El 27 de julio de 2016, la sociedad alemana “Büchel” solicitó la nulidad del Diseño alegando que este no cumplía los requisitos exigidos para obtener protección como dibujo o modelo. En particular, la solicitante de nulidad alegó que, teniendo en cuenta que un sillín es un componente de un producto complejo (ya sea una bicicleta o una moto), el Diseño no puede ser protegido porque “no es visible en caso de una utilización normal de este producto” (recordemos que, en este caso, el Diseño se limita a la parte inferior de un sillín).

Requisitos para la protección

Debe recordarse que, para que un diseño pueda ser protegido en virtud de la normativa de la UE de protección de dibujos o modelos, es necesario que el diseño en cuestión sea nuevo y posea carácter singular.

En particular, cuando el diseño en cuestión se refiere a un componente de un producto complejo, la normativa dispone que solamente se entiende que el diseño es nuevo y posee carácter singular (i) “si cabe razonablemente esperar que el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último”; y (ii) “en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular” (art. 3.3 de la Directiva 98/71/CE, y art. 4.2 del Reglamento 6/2002).

Dudas interpretativas y cuestiones planteadas ante el TJUE

Volviendo a nuestro caso, en sede administrativa, la DPMA desestimó la solicitud de nulidad presentada por Büchel porque consideró que el sillín era visible durante la utilización normal del producto complejo. Para llegar a esta conclusión, la DPMA consideró que «la utilización normal de tal producto abarca también “el montaje y desmontaje del sillín con fines distintos al mantenimiento, la conservación o la reparación”».

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Propiedad Industrial de Alemania revocó dicha decisión porque consideró que el Diseño no observaba los requisitos de novedad y carácter singular. Para llegar a esta conclusión, el órgano resolvió, por un lado, que “un componente que solo sea visible por el hecho o con ocasión de su separación de un producto complejo no puede considerarse que cumpla el requisito de visibilidad”. Asimismo, también entendió que la “utilización normal” de una bicicleta incluye las acciones de circular en bicicleta, subirse y bajarse de ella, y que, en estas circunstancias, la parte inferior de un sillín no es visible ni para el consumidor final ni para un tercero.

El titular del Diseño recurrió esta decisión ante al Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania quien, a su vez, planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE para resolver esta disputa.

Cuestión 1. ¿Cómo debe apreciarse el requisito de “visibilidad”?

En esencia, el Tribunal Supremo pregunta si el requisito de “visibilidad” debe apreciarse en función de determinadas condiciones de uso del producto complejo o si se exige que sea objetivamente posible reconocer el diseño cuando el componente se encuentre integrado en el producto complejo. En respuesta a esta primera cuestión, el TJUE manifiesta:

• De acuerdo con el redactado del artículo 3.3 de la Directiva 98/71/CE, para que un componente de un producto complejo pueda ser protegido mediante el régimen de los diseños, es necesario que el componente sea visible “durante la utilización normal del citado producto”. Así, dado que el requisito de “visibilidad” está necesariamente relacionado con la “utilización normal” del producto complejo, no cabe realizar una mera apreciación in abstracto de la visibilidad (es decir, un análisis desvinculado de alguna situación concreta de uso del producto). Lo que se exige es que el componente del producto complejo sea visible durante el uso normal de dicho producto.
  
• El TJUE también manifiesta que el requisito de visibilidad no debe apreciarse únicamente desde la perspectiva del consumidor final del producto complejo, sino que debe tenerse en cuenta la visibilidad del componente por parte de un observador externo.
  
• Además, el TJUE precisa que no es necesario que el componente incorporado en un producto complejo sea visible en su totalidad y en todo momento de la utilización del producto complejo.

Cuestión 2. ¿Cuáles son los criterios para caracterizar la “utilización normal” de un producto complejo?

Cuestión 2.a. El Tribunal Supremo pregunta si el concepto de “utilización normal” del producto se corresponde con (i) la utilización prevista por el fabricante o el diseñador del componente; (ii) la prevista por el fabricante o el diseñador del producto complejo; o (iii) la utilización habitual del producto complejo por parte del consumidor final.

El TJUE señala, en primer lugar, que el artículo 3.4 de la Directiva 98/71/CE hace referencia a la “utilización normal” del producto complejo por parte del consumidor final. En este contexto, el Tribunal entiende que el legislador comunitario hizo esta referencia expresa con el fin de excluir el uso del producto en otras fases de los intercambios comerciales y evitar de ese modo que se eludiera el requisito de visibilidad. Por ello, el TJUE concluye que la apreciación de la “utilización normal” de un producto complejo no puede basarse solamente en la intención del fabricante del componente o del producto complejo.

Cuestión 2.b. Por último, el Tribunal Supremo pregunta cuáles son los criterios para apreciar si el uso de un producto complejo por parte del consumidor es “normal” en el sentido de la normativa comunitaria.

En este punto, el TJUE concluye que el artículo 3.4 de la Directiva 98/71/CE no precisa qué tipo de uso de un producto complejo queda incluido en “utilización normal” y, por tanto, defiende una interpretación amplia de este concepto. Así, el Tribunal defiende que la “utilización normal” de un producto complejo debe abarcar “las acciones vinculadas con la utilización habitual de un producto y otras acciones que razonablemente puedan llevarse a cabo durante esa utilización y que son habituales desde el punto de vista del consumidor final, incluidas las que quepa llevar a cabo antes o después de que el producto haya cumplido su función principal, como puedan ser su almacenamiento y su transporte” (a excepción de las expresamente excluidas, esto es, las acciones vinculadas con el mantenimiento, la conservación o la reparación).