¿Cómo licenciar una marca que pertenece a más de un titular?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia de 27 de abril de 2023 (C-686/21), ha respondido a la siguiente cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Casación italiano: la cesión de una licencia exclusiva sobre una marca, tanto nacional como de la Unión, ¿debe decidirse por unanimidad o por simple mayoría de sus cotitulares?

La cuestión nace de una disputa entre la licenciataria y el copropietario de dos marcas de material deportivo, una nacional italiana y otra de la Unión Europea, ambas denominadas “Legea”. En 1993, los cuatro copropietarios de las marcas decidieron conceder a la sociedad italiana “Legea SRL” una licencia exclusiva, gratuita e indefinida para el uso de ambas marcas. Trece años más tarde, en 2006, uno de los copropietarios se opuso a la continuación de este contrato de licencia, y Legea SRL inició acciones legales contra el copropietario discrepante. En primera instancia, el Tribunal de Nápoles consideró que la oposición del copropietario era suficiente para rescindir el contrato de licencia. En cambio, el Tribunal de Apelación consideró que bastaba con la mayoría de los copropietarios para conceder una licencia de uso de marca, y que, por tanto, Legea SRL no estaba incurriendo en un uso ilícito de la marca.

Llegada la disputa al Tribunal Supremo italiano, este se planteó si el derecho exclusivo del titular de la marca reconocido en la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas para lo relativo a la marca nacional (la Directiva), o en el Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea para lo relativo a la marca de la Unión Europea (el Reglamento), implicaba la exigencia de una decisión unánime de los cotitulares para conceder una licencia exclusiva, gratuita e indefinida por parte de los cotitulares, o bien bastaba el acuerdo de la mayoría de estos.

El Tribunal examina la cuestión aplicando la Directiva y el Reglamento en sus versiones anteriores, dada la fecha de celebración del contrato, esto es, respectivamente, la Directiva 89/104 y el Reglamento 40/94 (si bien de formulación idéntica en lo relativo a los preceptos aplicables). En cuanto al Reglamento 40/94, señala que este, aun reconociendo la posibilidad de copropiedad, no contiene ninguna disposición que regule las condiciones de su ejercicio. Sin embargo, el Reglamento sí que dispone que la marca de la Unión, como objeto de propiedad, se considerará una marca nacional registrada en el Estado miembro determinado. Por tanto, deduce que, a falta de disposición en el Reglamento, el modo de acordar entre los copropietarios la concesión o resolución de una licencia de uso se regirá por el Derecho de ese Estado miembro. En cuanto la Directiva, que únicamente pretende la aproximación de las legislaciones nacionales, pero no una regulación exhaustiva, el TJUE alcanza la misma conclusión.

Por todo esto, el TJUE concluye que la respuesta a la cuestión prejudicial deberá interpretarse en el sentido de que corresponde al Derecho nacional aplicable.