Big Baby Pop: ¿Cuándo hay uso efectivo de marca tridimensional?

El pasado 26 de octubre de 2022, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictó Sentencia en el Asunto T-273/21  (ECLI:EU:T:2022:675), abordando la cuestión de si la utilización en el comercio de un signo de forma diferente al registro marcario constituía un “uso efectivo” de la marca registrada a los efectos de analizar su caducidad.

Hechos

Se discute la posible caducidad de una marca tridimensional de la UE, solicitada en noviembre de 1999, consistente en la forma de un biberón para productos de la clase 30 (en concreto, productos de confitería, caramelos, dulces y sorbetes). El titular de la marca fue inicialmente The Top Company, que más tarde transfirió la marca a The Bazooka Companies.

En 2018, un particular presentó una solicitud de caducidad de la marca ante la EUIPO, alegando la falta de uso efectivo de la marca tridimensional durante un periodo ininterrumpido de cinco años para la clase de productos o servicios para los cuales se registró.

En mayo de 2020, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad para todos los productos designados. La titular de la marca recurrió la decisión ante la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO. Esta desestimó el recurso, alegando:

• Que el carácter distintivo de la marca impugnada, que consiste en un biberón de forma común, era débil y, por tanto, era fácilmente alterable.

• Que las formas presentadas como prueba (usos comerciales) diferían de la forma protegida por la marca registrada, al haberse introducido en el producto variaciones significativas de naturaleza, longitud y posición. Se añadieron elementos denominativos y figurativos adicionales que no eran insignificantes, sino distintivos. Por ende, se entendió que la marca impugnada, tal como estaba registrada, se había fusionado con los elementos figurativos y denominativos adicionales para formar otro signo.
  

De este modo, la Sala de Recurso entendió que el uso de la marca que se había probado no era un uso de la marca impugnada tal como estaba registrada, ni tampoco un uso en una forma que difiere en meros elementos insignificantes que, por tanto, no alteran su carácter distintivo.

Uso efectivo de la marca

Antes de analizar la Sentencia, debemos realizar varias precisiones. Por un lado, el Reglamento 2017/1001, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), dispone en su artículo 58.1.a) que se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca, cuando, dentro de un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca no haya sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos para los que esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso.

El artículo 18.1.a) RMUE establece que deberá considerarse “uso efectivo” aquel que se lleva a cabo de modo que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue registrada. El artículo 18 RMUE permite que el titular de una marca, en la explotación comercial que realiza de esta, realice variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, le permitan adaptar dicho signo a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. En consecuencia, cuando el signo utilizado en el comercio solo difiere en elementos insignificantes respecto a la forma en que fue registrado, de modo que ambos signos pueden considerarse globalmente equivalentes, estaremos ante un uso efectivo. Por ende, si se prueba tal uso de la marca en el mercado no se podrá declarar la caducidad por falta de uso de la marca.

Decisión del TGUE

La Sentencia del TGUE se centra en evaluar si la marca registrada y el signo efectivamente utilizado en el comercio difieren sustancialmente. Para ello analiza tres cuestiones:

• Si la forma del producto y la forma de la marca registrada son idénticas.

• Si la marca registrada tiene carácter distintivo.

• Si la combinación de una marca tridimensional con marcas figurativas o denominativas u otros elementos alteran el carácter distintivo de dicha marca, valorando si estos elementos dominan o no la impresión de conjunto.

Respecto al primer análisis, el TGUE concluye que, teniendo en cuenta las formas enfrentadas (la marca tridimensional registrada y el producto, tal y como se comercializa en el mercado), no cabe entender que exista ninguna variación entre dichas formas que pueda considerarse significativa, pues ambas consisten en la forma de un biberón, con una tetina, una superficie dentada y una tapa. El público pertinente percibirá la forma de biberón en la que consiste la marca registrada e impugnada como idéntica a la forma comercializada.

En relación con el segundo análisis, el TGUE concluye que la Sala de Recurso erró al atribuir un escaso carácter distintivo a la marca tridimensional amparándose en que consistía en la forma de un biberón, siendo esa una forma común. El análisis de la distintividad debe hacerse siempre teniendo en cuenta, por una parte, los productos y servicios designados y, por otra, la percepción del público pertinente, constituido por los consumidores medios de los productos o servicios de que se trate, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces. En este caso, los productos protegidos por dicha marca, como los caramelos y las golosinas, son totalmente ajenos al sector de los biberones. Así pues, el TGUE acaba otorgando a la marca impugnada un carácter distintivo medio.

Una vez determinado el carácter distintivo de la marca, el TGUE analiza el tercer punto, consistente en el impacto de la adición de elementos figurativos y denominativos a la superficie de la marca impugnada.

En primer lugar, debe considerarse que los elementos figurativos y denominativos que cubren la marca impugnada (por ejemplo, la adición de la marca “BIG BABY POP”), aunque puedan facilitar la determinación del origen comercial de los productos, no alteran el carácter distintivo de la marca. Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar que la marca impugnada se había fusionado con elementos figurativos y denominativos adicionales para formar, a los ojos del consumidor pertinente, otro signo. Así pues, el TGUE finalmente determina que las variaciones introducidas en las formas comercializadas no pueden entenderse como significativas respecto a la marca registrada y que, por lo tanto, no son capaces de alterar el carácter distintivo.

De esta forma, el TGUE anula la decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO, entendiendo que la marca impugnada y la forma comercializada diferían tan solo en elementos insignificantes, y que, por tanto, se había producido un uso efectivo de la marca en el mercado y no cabe declarar su caducidad por falta de uso.