La normativa reguladora de los signos distintivos es flexible a la hora de determinar qué signos pueden registrarse como marca y gozar así de la amplia protección que se les ofrece. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (“RMUE”) determina que “podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos”, siempre que tales signos sean apropiados para (i) distinguir el origen empresarial de los bienes o servicios de una empresa frente a los de otras empresas; y (ii) ser representados en el registro de marcas.
Ante esta amplia configuración del objeto de protección de la normativa de marcas, en diversas ocasiones se ha planteado la posibilidad de registrar como marca algunos signos que, cuanto menos, han hecho cuestionar hasta dónde llega la flexibilidad del sistema. Por ejemplo, tal y como os trajimos con anterioridad en este blog, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a barajar la posibilidad de registrar como marca el sabor de un queso en el famoso caso Levola Hengelo (C-310/15).
En la presente entrada analizamos la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) en el asunto Ardagh c. EUIPO (T-668/19), donde también se planteó la posibilidad de registrar como marca un signo no tradicional, en particular, un sonido. Es verdad que el propio artículo 4 del RMUE indica que los sonidos son susceptibles de ser registrados como marca. Sin embargo, tal y como se desarrollará a continuación, es necesario analizar si el concreto signo cumple con los demás requisitos que exige la normativa en las circunstancias particulares del caso.
Antecedentes:
La empresa Ardagh Metal Beverage Holding Gmbh & Co. (“Ardagh”) solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) el registro como marca de un “signo sonoro que recuerda el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos” para envases de bebidas. En particular, se solicitó el registro de este signo para bienes y servicios de las clases 6 (relacionada con contenedores, envases y recipientes metálicos) y 29, 30, 32 y 33 (relacionadas con diferentes tipos de bebidas).
En un primer momento, mediante resolución de 8 de enero de 2019, el examinador denegó la solicitud de registro del signo indicado por falta de carácter distintivo, ya que entendió que el signo “no podía percibirse como un indicador del origen comercial de los productos”.
Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Sala de Recurso de la EUIPO, que desestimó el recurso interpuesto por Ardagh en virtud de los siguientes argumentos:
- El público en general no está acostumbrado a considerar un sonido como una indicación del origen empresarial de envases de bebidas. Por ello, para que un sonido pueda ser registrado como marca, es necesario que tenga “cierta fuerza o capacidad para ser reconocido”.
- Para determinar si el signo solicitado tiene carácter distintivo, la Sala de Recursos considera aplicable por analogía la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto o de su envase. Así, solamente una marca que difiera de forma significativa de la norma o de los usos del sector, tendrá capacidad para distinguir el origen empresarial.
- En este caso, la marca solicitada consiste en un “sonido inherente al uso de los productos de que se trata” y, por ello, el público no percibe este sonido como una indicación de origen comercial.
Ante la denegación de la solicitud de registro del sonido en cuestión, Ardagh interpuso un recurso ante el TGUE.
Resolución del TGUE:
El TGUE confirmó la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO y finalmente denegó el registro de la marca solicitada de acuerdo con los siguientes argumentos:
- Según se desprende de la jurisprudencia, para que un signo sonoro pueda constituir una marca, es necesario que el signo posea “una facultad identificativa en el sentido de que será identificable como marca”.
- El TGUE estima uno de los motivos de recurso de Ardagh y confirma que la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales no es aplicable por analogía al caso. El TGUE entiende que, en este caso, el signo sonoro solicitado es independiente del aspecto externo o de la forma de los productos designados, de manera que la percepción del público es diferente que respecto a aquellas marcas tridimensionales que se constituyen por la apariencia propia del producto. En todo caso, independientemente de la conclusión anterior, el TGUE entiende que este error es inoperante dado que la Sala de Recursos no basó su decisión exclusivamente sobre dicha jurisprudencia.
- El sonido que se pretende registrar como marca (el sonido emitido al abrir una lata), para los productos para los cuales se pretende registrar, se configura como un elemento puramente técnico y funcional y, por tanto, no será percibido como un indicador de origen comercial. Asimismo, en este caso concreto, el hecho de que el signo en su conjunto incorpore elementos silenciosos, no confieren la facultad identificativa necesaria al sonido en cuestión.
Ardagh también adujo otros motivos de recurso en contra de la resolución impugnada, incluyendo que la Sala de Recursos (i) había considerado erróneamente que todos los productos para los cuales se pretendía el registro de la marca contienen gas; (ii) incumplió su obligación de motivación; y (iii) vulneró el derecho de Ardagh a ser oído. Sin embargo, tras valorarlos individualmente, el TG los desestimó o bien los consideró inoperantes, de manera que no modificaron su decisión sobre el caso.
Por todo ello, finalmente el TGUE confirmó la decisión de la Sala de Recursos y determinó que el signo sonoro solicitado no cumplía con los requisitos que la normativa exige para que un signo pueda registrarse como marca, concretamente, no tenía la capacidad de “distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas” (artículo 4 del RMUE).