¿Puede el titular de una marca impedir que su agente registre para sí una marca similar? Sentencia del TJUE en el Caso Magic Minerals

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó el pasado mes de noviembre una sentencia, resolviendo el recurso de casación interpuesto por la EUIPO en el marco del asunto “MAGIC MINERALS”, en la que se detiene a examinar los requisitos que han de concurrir en sede marcaria para estimar una oposición frente a una solicitud de marca por parte de un agente o representante.

Antecedentes

Las partes enfrentadas en la controversia son, por un lado, la mercantil británica JOHN MILLS (el “Solicitante”) y, por otro lado, la mercantil estadounidense Jerome Alexander Consulting Corporation (el “Oponente”).

Entre ambas, existía un contrato de distribución por el que el Solicitante comercializaba los productos del Oponente en Europa que, de acuerdo con la sentencia, contenía cláusulas de exclusividad, y de no competencia, así como disposiciones que acreditaban que ambas mantenían una relación comercial consolidada (“real, efectiva y duradera y que generaba una obligación general de confianza y lealtad”).

En un momento dado, el Solicitante presentó la solicitud de marca “MINERAL MAGIC”, en clase 3 de la Clasificación de Niza (“cosméticos”).

Frente a esta solicitud, la Oponente planteó oposición con base en sus derechos de propiedad industrial prioritarios: la marca estadounidense “MAGIC MATERIALS BY JEROME ALEXANDER” y la marca estadounidense no registrada “MAGIC MINERALS”, que amparaban “polvos faciales que contienen minerales”.

El sustento de la oposición fue el artículo 8.3 del derogado Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (actual artículo 8.3 del Reglamento (UE) 2017/1001):

“Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación”.

Primera instancia y sede de recurso (EUIPO)

Aunque la División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición, la Sala de Recurso de la oficina denegó el registro de marca al entender que concurrían los requisitos previstos en el citado artículo.

A grandes rasgos, basó su línea argumental en que: (i) el Oponente era titular de una marca anterior; (ii) el Solicitante es o fue representante del Oponente; (iii) la solicitud se presentó en nombre del Solicitante y sin consentimiento del Oponente, ni razones justificadas; y (iv) la solicitud se refería a signos y productos similares. Sobre este último punto (iv) se centra la controversia.

Procedimiento ante el Tribunal General (“TGUE”).

El Solicitante recurrió la decisión de la Sala de Recurso, pidiendo su anulación con base en la infracción del artículo 8.3, entendiendo que la Sala erró al considerar que: (a) el Solicitante era agente o representante del titular de la marca anterior; (b) el artículo 8.3 resultaba de aplicación aunque los signos en conflicto no fueran idénticos, sino meramente similares; y (c) el artículo 8.3 resultaba de aplicación a pesar de que los productos enfrentados no fueran idénticos, sino meramente similares.

El TGUE estimó las pretensiones del Solicitante, entendiendo que el artículo 8.3 se refiere exclusivamente a una situación en la que la marca anterior y la marca solicitada por el agente o el representante son idénticas, anulando así la resolución de la Sala de Recurso.

Recurso de casación ante el TJUE

Vista la decisión del TGUE, la EUIPO planteó recurso de casación ante el TJUE.

En su sentencia, el TJUE toma como punto de partida que las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse tomando su tenor literal, el contexto en el que se dictan, así como los objetivos y la finalidad que persigue la norma concreta. Desde esta óptica, estima que:

• El artículo 8.3 no establece de forma expresa si se aplica en casos de marcas similares o idénticas.
• La falta de determinación expresa, no lleva a deducir automáticamente que el artículo 8.3 únicamente aplique a aquellos supuestos en los que las marcas en conflicto sean idénticas.
• El legislador de la Unión, al regular el artículo 8.3, reprodujo en lo sustancial el artículo 6 septies, apartado 1, del Convenio de París. Del que añade el TJUE que, en su versión “auténtica” (en francés) se desprende que cabe aplicar este precepto cuando la marcar anterior es similar.
• La interpretación estricta del TGUE, llevaría a que el titular de la marca anterior no tendría la posibilidad de oponerse sobre la base del artículo 8.3 al registro de una marca similar por su agente o representante.

Por el contrario, su agente o representante -una vez efectuado el registro- sí que estaría facultado para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular, sobre la base de la existencia de una similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular.

El TJUE determina que la finalidad de la norma corrobora la adopción de una postura amplia al interpretar este precepto, ya que busca “evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien indebidamente de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que los vinculaba a ese titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó”.

En consecuencia, el TJUE concluye que el TGUE incurrió en error de Derecho al limitar la aplicación de esta disposición, anulando la sentencia recurrida. Seguidamente, el tribunal resolvió los motivos de recurso planteados por el solicitante de marca ante el TGUE, desestimando cada uno de ellos:

• La alegación de que la Sala de Recurso de la EUIPO erró al considerar que el solicitante era agente o representante del titular de la marca anterior.
  
  El TJUE aboga por una interpretación amplia de estos términos, de forma que abarquen todas las formas de relación basadas en un acuerdo contractual en virtud del cual una de las partes representa los intereses de la otra.
  
  A estos efectos, establece que “es suficiente que exista entre las partes un acuerdo de cooperación comercial que pueda crear una relación de confianza (…) imponiendo al solicitante de la marca (…) una obligación general de confianza y de lealtad con respecto a los intereses del titular de la marca anterior”.
• La alegación de que la Sala de Recurso de la EUIPO erró al considerar que el artículo 8.3 resultaba de aplicación aunque los signos en conflicto no fueran idénticos, sino meramente similares.
  
  Conforme adelantábamos, esta disposición se aplica en ambos casos. Por lo que también se desestima este motivo de recurso.
• La alegación de que la Sala de Recurso de la EUIPO erró al considerar que el artículo 8.3 resultaba de aplicación a pesar de que los productos no eran idénticos.
  
  Dado que la función esencial de una marca es indicar el origen comercial, la aplicación de dicho precepto no puede quedar excluida por el hecho de que los productos o servicios de la solicitud y los que designa la marca anterior no sean idénticos, sino meramente similares.

Autores: Nora Oyarzabal y Raúl Pérez.