Caducidad de marcas en el sector lácteo

En su Sentencia de 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a “Torta del Casar”, declarando parcialmente la caducidad las marcas de un competidor por falta de uso.

El litigio se centró en la demanda interpuesta por la Denominación de Origen Protegida “Torta del Casar” contra Quesería Tierra de Barros S.L. en la que, entre otros extremos, la demandante solicitaba la declaración de caducidad total de la marca “Tortissima” y la caducidad parcial de la marca “Torta de Barros”, ambas titularidad de la demandada y registradas en la clase 29 para “leche y productos lácteos”, basándose en la falta de un uso real y efectivo en el mercado durante los cinco años anteriores para todos los productos cubiertos por su registro.

Si bien la demanda fue inicialmente desestimada tanto en la primera instancia como en sede de apelación, el Tribunal Supremo estimó la caducidad parcial de ambas marcas, entendiendo que se había efectuado un uso real y efectivo respecto de simplemente alguno de los productos para los que las marcas habían sido registradas.

Para llegar a tal conclusión, el Alto Tribunal recurre a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y recuerda que, en efecto, el uso efectivo de una marca para simplemente alguno de los productos para los que esté registrada implica la protección sólo de la subcategoría a la que pertenece el producto o los productos para los que la marca haya sido efectivamente utilizada.

Asimismo, la Sentencia hace hincapié en la amplitud de las categorías para las que los productos en cuestión hayan sido registrados. En este sentido, entiende que “leche y productos lácteos” supone una categoría lo suficientemente amplia como para admitir la coexistencia de distintas subcategorías autónomas en su seno sin que ello resulte arbitrario.

Con todo, habiéndose probado el uso de las marcas controvertidas únicamente para quesos dentro de la clase, el Tribunal Supremo entiende que tales productos pueden incardinarse dentro de la subcategoría de “productos lácteos”, los cuales tienen diferenciación suficiente del respecto del producto “leche”, motivo por el cual estimó la caducidad parcial de las marcas con relación con dicho producto (cuyo uso por la demandada bajo las marcas en cuestión no fue probado).

La resolución no aceptó que la caducidad de la marca “Tortissima” debiese extenderse a todos los productos lácteos salvo el queso. En este sentido entendió que la subcategoría “productos lácteos” no es lo suficientemente amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad, alegando en este sentido la dificultad de encuadrar a los productos lácteos en alguna subcategoría específica.

Finalmente, como ya hiciera la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo estima que el término “torta” para referirse a un queso constituye un nombre genérico dentro de la denominación de origen “Torta del Casar”, y no una denominación tradicional que designe un producto alimenticio originario de un lugar determinado. Por ello niega que se pueda proteger el término “torta” con carácter aislado y confirma la desestimación de acción de nulidad de la marca “Tortissima” para productos lácteos por entrar supuestamente en conflicto con la denominación de origen “Torta del Casar

Autores: Jean-Yves Teindas y Ana Sánchez Rodríguez