Victoria de Hermès en el metaverso frente a los NFT “Metabirkins”

Tras más de un año de enfrentamientos, el pasado mes de febrero se hizo público el veredicto del jurado del tribunal del Distrito Sur de Nueva York que enjuicia el caso de Hermès contra Metabirkins (sobre el que hemos hablado previamente en nuestro anterior post | Batallas legales en el metaverso: Hermès contra los MetaBirkins).

El veredicto del jurado fue favorable a la firma de moda francesa, y sin duda constituye un hito por ser el primer pronunciamiento que –en el marco de un procedimiento judicial– analiza la aplicabilidad del derecho marcario en el metaverso.

Como expusimos anteriormente, el caso enfrentaba, como parte demandante, a la casa de moda Hermès, creadora del icónico bolso “Birkin”, conocido principalmente por su distintivo diseño, su irrefutable legado y su probada capacidad de revalorización, y como parte demandada, al artista digital conocido como Mason Rothschild.

El litigio se remonta a diciembre de 2021, fecha en que el demandado inició la comercialización en el metaverso de una colección de NFTs que emulaban los bolsos Birkin de Hermès, bajo el nombre de “Metabirkins”.

Tras requerir sin éxito al demandado el cese de su actividad, en enero de 2022 Hermès interpuso una demanda contra el mismo. Las principales alegaciones de la casa de moda francesa fueron:

• Que el demandado se estaba lucrando indebidamente de la fama de su icónico bolso de piel realizando un uso no autorizado de: (i) la marca registrada “Birkin”, al usar el término “Metabirkins” para denominar la colección (denominación que aunaba el término registrado “Birkin” y el término genérico “meta”, por su comercialización en el metaverso); y de (ii) la marca tridimensional consistente en la forma del bolso Birkin, pues los Metabirkins presentaban un aspecto casi idéntico al bolso comercializado por Hermès en el mundo físico.
• Que este uso no autorizado de sus marcas constituía un acto de competencia desleal que generaba confusión a los consumidores, quienes podrían asociar por error los NFTs comercializados por el demandado con la prestigiosa firma de moda francesa. Alegaban también que diluía la distintividad de sus marcas.

En marzo de 2022, el demandado presentó una moción de desestimación (motion to dismiss)   ante el tribunal neoyorquino para solicitar la desestimación de la demanda interpuesta por Hermès, alegando:

• Que los Metabirkins constituían una expresión artística amparada en la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y que, en aplicación del Test de Rogers (criterio jurisprudencial establecido en el caso Rogers v. Grimaldi), el uso del término “Birkin” en su obra era meramente referencial, un mero vehículo de expresión para transmitir un mensaje.
• Que no existía riesgo de confusión con la actividad del demandante porque el demandado comercializaba los Metabirkins bajo un aviso en su sitio web en el que indicaba que no se trataba de bolsos Birkin y negaba cualquier relación con Hermès.

En mayo de 2022, el tribunal del Distrito Federal de Nueva York denegó la solicitud de desestimación de la demanda de Hermès por considerar que, sin perjuicio de ciertos aspectos de expresión artística potencialmente atribuibles a los NFT Metabirkins, estos colisionaban con el derecho marcario ostentado por Hermès.

Tras rechazar otras mociones de las partes, el caso se llevó al jurado, que ha emitido finalmente el veredicto anticipábamos al comienzo de esta entrada. Este concluye que la primera enmienda no aplica a la comercialización de los Metabirkins y que el demandado es culpable de la comisión de una infracción de marca registrada y dilución de marca (por lo que le impone el pago de 110.000 dólares) y de una apropiación de nombres de dominio (“cybersquatting”) (por lo que impone 23.000 dólares). En total, exige al demandado el abono de 133.000 dólares, y así lo ratifica el juez en la sentencia final en primera instancia.

En todo caso, la batalla legal todavía no ha concluido de forma definitiva, ya que el demandado ha declarado que recurrirá la decisión del jurado. Desde Cuatrecasas seguiremos la evolución del procedimiento.