STS: Límites al uso referencial de la marca

Introducción

El pasado 10 de abril, el Tribunal Supremo (TS) dictó la sentencia núm. 485/2024 (ECLI:ES:TS:2024:1906) aclarando el alcance de la excepción de uso referencial de la marca bajo la anterior redacción del art. 37 de la Ley de Marcas (LM), aplicable por razón temporal a los hechos, ocurridos en 2010. Se trata de un asunto sobre el que el propio TS había planteado una cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este resolvió en su sentencia de 11 de enero de 2024 (Inditex, caso C-361/22, ECLI:EU:C:2024:17).

Desde los hechos hasta la sentencia del TJUE

La sentencia del TS concluye más de una década de disputas entre Industria del Diseño Textil (“Inditex”) y Buongiorno Myalert, S.A. (“Buongiorno”) sobre el uso referencial de la marca “Zara” por esta última. Como explicamos al comentar la sentencia del TJUE en una entrada anterior (“Inditex c. Buongiorno: alcance del uso referencial de la marca”), en el marco de una campaña publicitaria, Buongiorno sorteaba tarjetas regalo con la denominación “Zara” sin recabar el consentimiento de Inditex. En consecuencia, alegando una infracción sobre su derecho de exclusiva, la titular de la marca interpuso una demanda contra Buongiorno.

Tras diversas desestimaciones, Inditex recurrió en casación alegando infracción del artículo 34.2.c) LM y de la jurisprudencia del TS en materia de marcas renombradas establecida en sus sentencias núm. 505/2012, de 23 de julio y 63/2017, de 11 de marzo.  El TS planteó entonces una cuestión prejudicial ante el TJUE consultando si el artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE (transpuesto en la anterior redacción del artículo 37 de la LM) contemplaba el uso referencial de una marca, con carácter general, como un límite al ius prohibendi del titular. El TJUE aclaró que, a diferencia de lo que luego establecería la Directiva 2015/2436 (art. 14.1.c), el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 (idéntico al mismo artículo de la Directiva 89/104/CE) no establecía de forma general el uso referencial como un límite al derecho de exclusiva, sino que admitía sólo el uso de la marca ajena “cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio”.  

Resolución del TS

En su sentencia, el TS repasa su doctrina sobre marcas renombradas y recuerda los requisitos que deben concurrir para su protección según la jurisprudencia del TJUE.

Reconociendo a Zara el carácter de marca renombrada, el TS concluye que su utilización en las tarjetas regalo constituyó un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y renombrado de esta marca conforme al artículo 34.2.c) LM en su redacción aplicable al tiempo de los hechos. En este sentido, el uso de una tarjeta de regalo Zara para hacer publicidad de los servicios de la demandada implicaba una transferencia ilícita de la imagen o características de aquella hacia los servicios publicitados por la demandada. El TS considera que, mediante esta estrategia comercial, la compañía demandada se benefició de la atracción, reputación y prestigio de la marca renombrada sin el consentimiento de su titular. Si bien el derecho de exclusiva del titular estaba sometido a los límites del artículo 37 LM, este artículo no contemplaba –en su redacción al tiempo de los hechos– el uso referencial de una marca, de modo general, como restricción al ius prohibendi del titular, sino que admitía sólo el uso necesario para indicar el destino de los productos o servicios, en particular como accesorios o recambios. Como el uso de las tarjetas regalo de Zara no era necesario para indicar el destino de los servicios de la demandada, el uso no autorizado de esta marca constituyó una infracción al derecho de exclusiva de su titular, Inditex.

Autores: Jean-Yves Teindas Maillard, con la colaboración de Ahlam Bel Kohili.