Sentencia del TJUE: Infracción de marca en plataformas de comercio electrónico (Coty v Amazon)

En su sentencia del pasado 2 de abril (Coty Germany, asunto C-567/18), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia sobre si, al ofrecer y almacenar productos por cuenta de un tercero, Amazon o una filial suya hacen un uso de la marca que requiere autorización de su titular. La cuestión prejudicial había sido planteada por el Tribunal Supremo alemán.

Uno se los servicios más populares de Amazon es su marketplace, a través del cual terceros pueden ofrecer y vender sus productos. Los vendedores también pueden contratar con Amazon el servicio de almacenamiento y envío de los productos a los compradores. En tal caso, sociedades del grupo Amazon almacenan los productos por cuenta el tercero, y recurren a contratistas externos para realizar la entrega.

Los hechos del caso son los siguientes. Un tercer vendedor ofrecía productos de la marca Davidoff a través del marketplace de Amazon. Una filial de Amazon, Amazon FC Graben, se encargaba del almacenamiento de tales productos. Según Coty (el demandante), los productos no habían sido todavía comercializados en la Unión Europea bajo la autorización de su titular, por lo que se estaba infringiendo la marca Davidoff, de la que Coty es licenciataria.

Coty inició un procedimiento judicial contra Amazon Services Europe y contra Amazon FC Graben, considerándoles responsables directos de la infracción de la marca. El Tribunal Supremo elevó al TJUE una cuestión prejudicial. En esencia, preguntó si “una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos” en el sentido del Reglamento de Marca de la UE, “cuando no persigue ella misma estos fines” (ap. 30).

Entre otros argumentos, el TJUE recuerda que, según su propia jurisprudencia, para que el “uso” de la marca hecho por un tercero que pueda ser relevante a efectos de infracción, el tercero debe usar la marca “en el marco de su propia comunicación comercial” (ap. 39). En este sentido, el TJUE ya ha sostenido que en una plataforma de comercio electrónico, son los vendedores que usan la plataforma quienes hacen uso de las marcas, y no el operador de ese mercado electrónico. (ap. 40). De igual modo, el TJUE ya ha declarado que un depositario de mercancías no hace necesariamente uso de la marca de las mercancías que tiene en depósito (ap. 42).

Para resolver la cuestión planteada, el Tribunal argumenta que para que exista un “uso” por parte del depositario, este debe perseguir el fin de ofrecer o comercializar los productos. En el caso examinado, ni Amazon ni su filial ofrecían ellas mismas la venta de los productos, ni los comercializaban; estas actividades las realizaba el tercero vendedor. Por tanto, no “usan” la marca, y en consecuencia no incurren en infracción.

La sentencia destaca, sin embargo, una importante salvedad: “la posibilidad de considerar que [Amazon y su filial] usan el signo por lo que respecta a los perfumes que posean, no por cuenta de vendedores terceros, sino por cuenta propia o que, en caso de que no puedan identificar al vendedor tercero, sean ofrecidos o comercializados por ellas mismas” (ap. 48).

El TJUE recuerda que esta conclusión no excluye la posibilidad de que el depositario incurra en responsabilidad indirecta, para lo que debe tenerse en cuenta el régimen de exclusión de responsabilidad regulado en la Directiva de comercio electrónico (art. 14). Recordemos que, bajo dicho régimen, un prestador de servicios de intermediación en línea solo podría ser responsable de un contenido ilícito si, una vez tiene conocimiento efectivo de la ilicitud, no actúa con prontitud para retirar o impedir el acceso al contenido en cuestión. El TJUE no entra a considerar si una plataforma como Amazon quedaría comprendida en el ámbito de aplicación del art. 14 de la Directiva de Comercio Electrónico, ya que la cuestión no había sido planteada por el tribunal remitente.

Ane Alonso y Miquel Peguera