Nulidad marcaria por registro de mala fe del arte urbano de Banksy

Hasta el pasado mes de septiembre, el conocido “lanzador de flores” –obra del artista británico que actúa bajo el pseudónimo “Banksy”– no solo formaba parte del arte urbano de Belén (Cisjordania), sino que gozaba de protección marcaria en la Unión Europea. A raíz de un litigio iniciado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en 2019, su División de Cancelación dictó una resolución declarando la nulidad del registro sobre la base de la existencia de mala fe.

Antecedentes y argumentos de las partes

Pest Control Office Limited, una entidad creada para preservar el anonimato de Banksy, ha solicitado desde el año 2014 distintas marcas de la Unión Europea cuya representación gráfica coincide con las obras del artista, incluida la marca objeto de la controversia (la “Marca”).

En 2019, la entidad Full Colour Black, una sociedad dedicada a la comercialización de tarjetas de felicitación que incorporan grafitis (incluidos los de Banksy), solicitó la nulidad de la Marca con base en que mediaba mala fe en el momento en el que se presentó su solicitud de regitro (artículo 59.1.b RMUE)

En el marco del procedimiento de nulidad los argumentos giraron en torno a lo siguiente:

• Full Colour Black. Alegó, entre otros extremos, que el “lanzador de flores” es una de las obras más icónicas de Banksy y ha sido reproducida de forma extensiva por el público; resaltó también la postura de Banksy frente a la protección que otorgan los derechos de propiedad intelectual y el derecho marcario, acuñando su cita “copyright is for losers”.
  
  Añadió que el artista únicamente comenzó a utilizar la marca para los productos objeto de protección a través de su tienda online y de un establecimiento (en el que el público solo podía mirar a través del escaparate) una vez iniciado el procedimiento.
  
  Se apoyó en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en especial en el asunto Sky (que analizamos en esta entrada del blog). Ello para acreditar que, el obtener el registro de un signo para no utilizarlo a título de marca y con el fin de obtener “beneficios colaterales” en detrimento de terceros, constituye un abuso del sistema y un acto de mala fe.

• Pest Control Limited/Banksy. Basó sus argumentos en la insuficiencia de la prueba aportada de contrario e insistió en que Banksy no había dado “rienda suelta” a utilizar sus obras con fines comerciales. Se apoyó en el asunto NEUSCHWANSTEIN (EU:C:2018:673) para alegar que “incluso en el supuesto de que (…) solicite el registro de un signo con la única intención de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo similar, no puede excluirse que el solicitante persiga un objetivo legítimo con el registro de dicho signo”, por lo que no existiría mala fe en su registro.
  
  También trajo a colación la libertad de expresión prevista en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, para argumentar que las actuaciones o posición de Banksy en los medios no le impedían ampararse en la protección que los derechos de propiedad intelectual o industrial otorgan a sus titulares.

La resolución: registro de mala fe

La División de Cancelación tomó como punto de partida que el concepto de “mala fe” no tiene una definición legal, si bien su concurrencia requiere una motivación del solicitante de la marca que refleje una intención deshonesta, junto a que los hechos objetivos –analizados globalmente– acrediten que dicha motivación se aparta de los comportamientos “comúnmente aceptados” o de las prácticas leales (asunto LINDT (EU:C2009:361).

La División de Cancelación llevó a cabo un análisis conceptual bastante detallado (vid. páginas 9 a 16 de la resolución):

• A pesar de que no se detuvo a valorar la concurrencia o no de derechos de autor sobre el “lanzador de flores”, el anonimato del artista y el hecho de que la obra consistiera en un grafiti pintado en la pared de un edificio podrían plantear ciertas dudas para considerarlo como titular de derechos de autor. Por lo que, para proteger su obra, Banksy (a través de su representante) acudió a la protección marcaria.

• Las declaraciones del artista incitando a terceros a utilizar y reproducir sus obras, y contrarias a los derechos de propiedad intelectual y normativa relacionada, en caso alguno podrían impedirle acceder a la protección que la normativa (en este caso, marcaria) otorga a los titulares.

• Banksy y sus representantes, a través de sus declaraciones en prensa británica, admitieron que el uso de la marca posterior al registro buscaba eludir que el signo incurriera en caducidad por “falta de uso” prevista por la normativa europea. El titular de la marca no tuvo intención de utilizar el signo registrado a título de marca, comercializándolo o vendiendo productos que lo incorporaran hasta un momento posterior a la iniciación del procedimiento de nulidad.

Tomando lo anterior en cuenta, la División de Cancelación consideró que el signo se solicitó de forma contraria a las buenas prácticas, ya que su titular buscaba impedir su explotación por terceros en lugar de tener intención de utilizarla a título de marca, y, en especial, a la función indicadora del origen empresarial de productos y servicios. Por tanto, a su criterio, este uso de marca no podía ser considerado como un uso legítimo, constatando la presencia de mala fe. En consecuencia, la División de Cancelación estimó íntegramente la petición de nulidad del solicitante.

Actualmente, el artista cuenta con otras obras registradas a título de marca que podrían correr la misma suerte y la resolución de la División de Cancelación es susceptible de recurso, por lo que próximamente es probable que tengamos noticias al respecto de las diferentes instancias y organismos europeos.

Autores: Nora Oyarzabal y Raúl Pérez