La difícil tarea de proteger como marca los patrones estampados

¿Puede un “estampado” obtener protección como marca? La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), define las marcas de patrón como aquellas marcas que consisten exclusivamente en un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Los signos consistentes en patrones que pretendan constituirse como marca de patrón, deben cumplir con los siguientes requisitos, exigibles a cualquier marca: (i) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y, (ii) poder ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Sin embargo, en la práctica, la posibilidad de que ciertos patrones accedan al registro, o puedan mantenerse a lo largo del tiempo, es particularmente difícil.

Según los datos contenidos en la base de datos eSearch plus, en la EUIPO tan solo constan registradas 78 marcas bajo la categoría “marca de patrón”, algunas de ellas pertenecientes a firmas de moda como Gucci, Fendi, Versace o Burberry. Este limitado número de marcas de patrón viene determinado por diversos factores que dificultan el acceso o la permanencia registral de estos signos, entre otros, la dificultad de superar prohibiciones absolutas de registro, para aquellos casos donde, por ejemplo:

• El signo no presente carácter distintivo, en virtud del artículo 7.1. b) Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea (“RMUE”). Por ejemplo, un patrón consistente en motivos decorativos que son simples, banales, tradicionales o comunes, se considerarán carentes de carácter distintivo. En este sentido, la EUIPO en su Guía para el examen de marcas dispone que la razón para denegar el acceso al registro de estos patrones es que no transmiten ningún mensaje que pueda ser fácilmente recordado por los consumidores.
  

• O el signo esté constituido exclusivamente por la forma u otra característica que resulta impuesta por la naturaleza del propio producto o que aporta un valor sustancial (artículo 7.1.e) RMUE).

En este sentido, si el patrón obedece exclusivamente a una función ornamental o, si no es capaz de cumplir con el requisito de distintividad e identificación de un producto respecto a su origen empresarial, la protección conferida por la normativa marcaria no sería la adecuada, pues lo propio sería acudir a la protección conferida por la figura del diseño industrial (si se cumpliesen los requisitos), cuyo cometido es proteger la apariencia externa de los productos.

Es común que este tipo de signos no presenten distintividad en un momento inicial, pero que, con el paso del tiempo acaben adquiriendo distintividad como consecuencia del uso comercial que se ha hecho de los mismos y, por lo tanto, puedan ser registrados como marcas. Esto es lo que se conoce como “secondary meaning” o distintividad sobrevenida, e implica que los consumidores han empezado a identificar una marca con una empresa concreta debido al uso comercial que se ha hecho de aquella.

El caso del Damier Azur

Siendo este el marco teórico, durante los últimos años han sido recurrentes los conflictos en el sector de la moda que giran entorno a la determinación sobre si ciertas marcas de patrón gozan de la distintividad suficiente. Entre otros casos, destacamos el reciente caso de la firma francesa de lujo Louis Vuitton (“LV”) y su marca patrón Damier Azur.

El conflicto se remonta a 2015 cuando fue presentada por un tercero una declaración de nulidad por falta de distintividad (artículo 7.1.b) RMUE) del registro internacional nº 986207, consistente en una marca patrón bicolor que seguía el patrón de un “damero” (en adelante, la “Marca”), y que designaba en particular a la Unión Europea. Esta marca fue registrada por LV ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) el 4 de noviembre de 2008, para la Clase 18 de la Clasificación de Niza (que comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y los artículos de guarnicionería, entre otros).

La División de Anulación de la EUIPO declaró la anulación del registro, alegando que un consumidor no percibe el patrón del damero como una marca, sino como un diseño simple, banal, o común, y, por ende, carecía de la distintividad necesaria para ser protegido como marca. En vistas de lo ocurrido, LV decidió recurrir la decisión de la División de Anulación ante la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO. Sin embargo, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO consideró que la marca impugnada carecía intrínsecamente de carácter distintivo y que LV no había demostrado que la Marca hubiera adquirido carácter distintivo por el uso.

En 2019, LV presentó recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”), quien finalmente en su sentencia de 10 de junio de 2020 (Case T-105/19- Louis Vuitton Malletier v EUIPO – Wisniewski) anuló la decisión de la Segunda Sala del Recurso al estimar que esta había incurrido en una infracción del artículo 59.2 RMUE al no haber examinado todas las pruebas pertinentes presentadas por LV para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la Marca, ni haber realizado un examen del conjunto global de la prueba presentada.

En este punto, la Sala Quinta de Recurso de la EUIPO realizó una nueva valoración donde, tras examinar todas las pruebas presentadas por LV, concluyó que esta no había demostrado el carácter distintivo adquirido mediante el uso de la marca controvertida y desestimó el recurso (la “Resolución”).

La difícil tarea de acreditar el carácter distintivo

Nuevamente, LV se dirige al TGUE (Sentencia de 19 de octubre de 2022, Case T-275/21 Lous Vuitton Malletier v EUIPO – Wisniewski) (en adelante, la “Sentencia”) alegando, en este caso, que la Sala del Recurso había incurrido en error (i) en el enfoque de la Resolución al examinar el carácter distintivo adquirido por el uso de la Marca y (ii) en las apreciaciones individuales y globales de las pruebas presentadas por LV con el fin de demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de dicha marca.

Respecto a la primera alegación, es relevante mencionar que la Sala del Recurso en su Resolución estableció que, en primer lugar, examinaría si la Marca había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia (“Estados Miembros Afectados”), siendo estos los únicos Estados Miembros dentro de la UE donde LV no tenía establecimiento y, de apreciarse que sí había adquirido dicha distintividad en esos Estados Miembros, entonces entraría a analizar el resto de Estados Miembros de la UE. Ante esto, LV alega que la Sala del Recurso basó sus conclusiones en un número limitado de pruebas, concretamente en relación con los Estados Miembros Afectados, no realizando así una apreciación global de todas las pruebas presentadas. El TGUE discute el argumento de LV en su Sentencia alegando que, por razones de economía procesal, la Sala del Recurso podía limitar su análisis a los Estados Miembros Afectados donde LV no tenía establecimiento. Asimismo, también resuelve que, en este segundo análisis contemplado en la Resolución, se había examinado toda la prueba aportada por LV, incluso aquella que no se refería a los Estados Miembros Afectados. De este modo, el TGUE rechaza el primer argumento.

En relación con la segunda alegación, el TGUE realiza un extenso análisis de la prueba aportada por la actora (entre otra, el valor de mercado de las acciones de la empresa, facturas de venta, catálogos y campañas de publicidad, usos en internet, etc.). De esta forma, el TGUE acaba concluyendo que, de la evidencia aportada (en particular, las declaraciones de 2 expertos y el número de revistas distribuidas) sí puede considerarse que la Marca ha adquirido carácter distintivo por su uso en Estonia. Sin embargo, en relación con el resto de los Estados Miembros Afectados, el TGUE desestima las alegaciones formuladas, que resumimos a continuación.

• Se alega que los consumidores tienen un comportamiento homogéneo en relación con las marcas de lujo, en particular porque viajan y utilizan Internet con regularidad. Este argumento se desestima por falta de prueba.
  

• Se argumenta que la proximidad geográfica y cultural de Letonia y Lituania con Polonia y Suecia, por una parte, y de Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia con Rumanía, había implicado que la Marca adquiriera carácter distintivo por el uso. El TGUE desestima el argumento ya que la actora no había probado que los Estados Miembros Afectados estuviesen en una misma red de distribución o que los hubiera tratado, desde un punto de vista de estrategia comercial, como si constituyeran un mismo mercado, respecto a los otros Estados Miembros.
  

• Se alega que la Marca había adquirido carácter distintivo por el uso en Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia por ser zonas estratégicas para la circulación de productos falsificados en Europa del Este. El argumento se desestima por tener un carácter demasiado general.

• Se apunta que la carga de la prueba que pesa sobre LV no puede ser irrazonable. El TGUE acepta este argumento, pero alega que LV tenía plena libertad para aportar diversos tipos y medios de prueba accesibles relativos bien a un solo Estado Miembro, bien a varios Estados Miembros, considerados en su conjunto, o bien al conjunto de la Unión Europea.
  

La Sentencia del TGUE demuestra la dificultad de probar la adquisición de carácter distintivo por el uso de una marca, más cuando nos encontramos ante marcas de la Unión Europea y, sobre todo, ante marcas no tradicionales, como son las marcas de patrón.