El derecho de prioridad en solicitudes de diseños comunitarios: el TJUE corrige al TGUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dictado recientemente sentencia en el caso C-382/21 (ECLI:EU:C:2024:172), por medio de la que pone fin al procedimiento entre The KaiKai Company (“KaiKai”) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) en relación con el derecho de prioridad que puede reivindicar el solicitante de un diseño comunitario sobre la base de una solicitud previa de patente.

Antecedentes:

El 24 de octubre de 2018, KaiKai solicitó el registro de doce dibujos o modelos comunitarios ante la EUIPO, reivindicando un derecho de prioridad basado en una solicitud internacional de patente previa, presentada el 26 de octubre de 2017.

En un primer momento –pese a que se concedió el registro de todos los diseños solicitados–, tanto el examinador como la Sala de Recursos de la EUIPO denegaron la prioridad reivindicada puesto que ya había transcurrido el plazo de seis meses que prescribe el Reglamento nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (“RDC”) para las solicitudes de registro de dibujo o modelo comunitario o modelo de utilidad.

Sin embargo, KaiKai recurrió la decisión de la Sala de Recursos ante el Tribunal General de la UE (“TGUE”), que le dio la razón. Concretamente, tal y como ya expusimos anteriormente en la entrada titulada Prioridad para el registro de diseños industriales basados en una previa solicitud de patente, TGUE sostuvo que el plazo de prioridad que resultaba aplicable a la solicitud del conjunto de diseños comunitarios era el de doce meses que prevé el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”) para las patentes y modelos de utilidad (en lugar del plazo de seis meses que el RDC proscribe para para las solicitudes previas de diseños comunitarios o modelos de utilidad).

Alegaciones de las partes:

La EUIPO interpuso un recurso de casación ante el TJUE contra la resolución de TGUE con base en la infracción del artículo 41.1 del RDC:

(i)       Ausencia de laguna legislativa: En su sentencia, el TGUE consideró que el RDC presentaba una laguna al no prever que una solicitud de patente anterior pueda otorgar un derecho de prioridad para una solicitud de diseño comunitario posterior y que había que acudir al Convenio de París para colmar esta laguna. 

Sin embargo, la EUIPO defiende que esta interpretación resulta manifiestamente contraria al tenor inequívoco del artículo 41.1 del RDC, en tanto que dicha disposición indica explícitamente los derechos de propiedad industrial en los que puede basarse una reivindicación de prioridad (esto es, un dibujo o modelo o un modelo de utilidad anteriores, quedando excluidas las patentes).

(ii)      Aplicación directa del Convenio de París: La EUIPO afirma que el TGUE, al reconocer el plazo de prioridad de doce meses, no se limitó a interpretar el artículo 41.1 del RDC conforme al artículo 4 del Convenio de París, sino que confirió al Convenio de París –erróneamente– un efecto directo en el ordenamiento jurídico de la UE.

(iii)    Interpretación errónea del Convenio de París: Por último, la EUIPO sostiene que el TGUE colmó la supuesta laguna del artículo 41.1 del RDC mediante una interpretación errónea del artículo 4 del Convenio de París y del artículo 2 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (“PCT”).

En su sentencia, el TGUE concluyó que es el derecho de propiedad industrial solicitado en primer lugar el que determina la duración del derecho de prioridad aplicable. Por ello, en las presentes circunstancias, dado que la solicitud de diseños industriales se basaba en una previa solicitud de patente internacional, el plazo de prioridad aplicable era de doce meses.

Sin embargo, la EUIPO considera que, en virtud del artículo 4 del Convenio de París, solamente dos tipos de derechos de propiedad industrial pueden fundamentar válidamente un derecho de prioridad para un diseño industrial solicitado con posterioridad: un diseño industrial anterior y un modelo de utilidad anterior. Por tanto, una patente anterior no permite generar un derecho de prioridad para un diseño industrial de registro posterior. 

Por su parte, KaiKai afirma (i) que la inexistencia de una disposición en el RDC que permita revindicar la prioridad de una solicitud de patente anterior constituye una laguna del RDC; y (ii) que el TGUE, al colmar dicha laguna, no aplicó directamente el Convenio de París, sino que interpretó el artículo 41.1 del RDC de conformidad con dicho Convenio.

Asimismo, KaiKai aduce que una solicitud internacional presentada en virtud del PCT constituye a la vez una solicitud de patente y de modelo de utilidad, solicitudes que son idénticas en cuanto a su objeto pues describen una invención técnica. Consecuentemente, KaiKai defiende que, al presentar una solicitud de diseño comunitario, puede reivindicarse la prioridad tanto de una solicitud de modelo de utilidad como de una solicitud de patente.

Pronunciamiento del TJUE

Sobre los efectos del Convenio de París en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea:

Tras hacer una revisión de la normativa y jurisprudencia aplicable, el TJUE recuerda que, si bien el Convenio de París carece de efecto directo en el ordenamiento jurídico comunitario, el RDC debe interpretarse –en la medida de lo posible– de conformidad con las reglas enunciadas en los artículos del Convenio de París. Sin embargo, el TJUE concluye que el TGUE incurrió en error de Derecho al rebasar los límites de una interpretación conforme del artículo 41.1 del RDC y proceder a aplicar directamente el artículo 4 del Convenio.

Sobre el carácter claro y exhaustivo del artículo 41.1 del RDC:

El TJUE sostiene que el artículo 41.1 del RDC es claro e inequívoco al establecer:

• Solamente dos categorías de solicitudes anteriores pueden fundamentar un derecho de prioridad para una solicitud de registro de diseño comunitario –esto es, las solicitudes previas de diseños industriales y las de modelos de utilidad–;
• El derecho de prioridad únicamente puede reivindicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud anterior (con independencia de la solicitud anterior de que se trate).

Asimismo, el TJUE manifiesta que el artículo 41.1 del RDC tiene carácter exhaustivo. Así, el hecho de que no se prevea un plazo específico dentro del cual pueda reivindicarse un derecho de prioridad basado en una solicitud de registro de una patente no significa que exista una laguna en la norma, sino simplemente que el RDC no permite basar tal derecho de prioridad en esa categoría de solicitud anterior.

Por todo lo anterior, el TJUE concluye:

(i)       Por un lado, que una solicitud internacional de patente solamente podrá fundamentar un derecho de prioridad al amparo del artículo 41.1 del RDC en la medida en que dicha solicitud tenga por objeto un modelo de utilidad; y

(ii)      Por otro lado, que el plazo para reivindicar ese derecho de prioridad es de seis meses, tal y como establece expresamente el artículo 41.1 del RDC.

Sobre la interpretación del Convenio de París adoptada por el TGUE:

Por último, el TJUE argumenta que el TGUE realizó una interpretación errónea del artículo 4 del Convenio de París al entender que dicha disposición permite reivindicar la prioridad de una “solicitud internacional de patente” anterior en el momento de presentar una solicitud de diseño posterior dentro de un plazo de doce meses. 

El TJUE sostiene que del artículo 4 del Convenio de París se desprende que, por regla general, solo una solicitud posterior que tenga el “mismo objeto” que una solicitud anterior puede gozar del derecho de prioridad y que los plazos para reivindicar dicha prioridad se determinan en función del tipo de derecho de propiedad industrial de que se trate (siendo de doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y de seis meses para los diseños).

Además, el propio artículo 4 del Convenio de París enumera de forma exhaustiva en su sección E aquellos supuestos en los que puede invocarse un derecho de prioridad para una forma de protección diferente de la solicitada con anterioridad.

Por tanto, el TJUE concluye que el artículo 4 del Convenio de París no permite reivindicar la prioridad de una solicitud de patente anterior al presentar una solicitud de diseño posterior y, por tanto, no establece normas relativas al plazo concedido al solicitante a tal efecto.

Habida cuenta de las consideraciones formuladas, el TJUE estima el motivo único de casación alegado por la EUIPO y anula la sentencia recurrida.