Derecho de marcas: Un paso por el TGUE en los últimos meses

En esta entrada del blog de Propiedad Intelectual y Tecnologías de Cuatrecasas, analizamos algunas de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) publicadas estos últimos meses en relación con el derecho de marcas.

Asunto T-1099/23 - “LEMOON” y “LENNON” (18 de septiembre de 2024)

En su sentencia del pasado 18 de septiembre, el TGUE resuelve el conflicto suscitado a raíz de la solicitud de registro de la marca denominativa “LEMOON”.

En enero de 2020, el Sr. Scherer presentó una solicitud para el registro del signo denominativo “LEMOON” en la Oficina Europea de Patentes y Marcas (“EUIPO”). La solicitud designaba productos comprendidos en las clases 32 (cerveza y bebidas sin alcohol) y 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas, licores, aguardientes y vino).

El Sr. Rodríguez presentó una oposición al registro del signo solicitado, basada en la marca denominativa española anterior “LENNON”, registrada en 2012 para productos comprendidos en la clase 33. Los motivos invocados en su oposición eran los previstos en el artículo 8.1 (a) y (b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), sobre los motivos de denegación relativos.

En diciembre de 2022, la División de Anulación de la EUIPO estimó parcialmente la oposición, al considerar que existía riesgo de confusión entre los signos. Sin embargo, la Sala de Recursos de la EUIPO anuló tal decisión al considerar que no concurría tal riesgo.  

En su sentencia, el Tribunal General confirma que el público pertinente respecto del cual debe evaluarse la existencia de un riesgo de confusión es el público español de la Unión, que muestra un nivel de atención medio. Además, afirma que los productos designados por ambos signos son en parte similares, en parte idénticos. Así pues, en relación con la comparación de ambos signos, el TGUE señala lo siguiente:

• Elementos distintivos y dominantes: De acuerdo con el criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, el TGUE considera que la palabra inglesa “lemon” (“limón”), es débilmente distintiva para los productos en cuestión, ya que las bebidas alcohólicas y las cervezas pueden contener o servirse con limón. No obstante, para aquellos consumidores que perciben en la marca solicitada la palabra inglesa “moon” (“luna”), o para aquellos que no encuentran significado alguno, el signo sería distintivo.
• Comparación visual y fonética: Tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el TGUE consideran que, en un plano visual, los signos son débilmente similares. Sin embargo, en un plano fonético, la similitud es elevada.
• Comparación conceptual: El TGUE apunta que se desprende de la jurisprudencia que, cuando una de las marcas en conflicto presenta un significado para el público pertinente y la otra marca carece de él, debe constatarse que las marcas en cuestión presentan diferencias conceptuales. Además, pese a que los dos signos denominativos no sean palabras del vocabulario español, ello no impide que el público pueda reconocer un significado en ellas. Como la Sala de Recursos apuntaba: en la marca solicitada (“LEMOON”), los consumidores podrán reconocer los términos "lemon" o "moon", mientras que en la marca anterior (“LENNON”), el público la asociará con el artista John Lennon. Por tanto, al igual que la Sala de Recursos, el TGUE considera que los signos son conceptualmente diferentes.

Finalmente, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, el TGUE hace alusión a la constante jurisprudencia de la que se desprende que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden llegar a neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de estos signos tenga, desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de manera que el público sea capaz de entenderlo directamente.

Así pues, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, el TGUE afirma que las diferencias existentes a nivel conceptual neutralizan las similitudes de los signos, de modo que no existe riesgo de confusión en la percepción del público pertinente.

Asunto T-604/22 – “Tour de France” y “Tour de X” (12 de junio de 2024)

En su sentencia del pasado 12 de junio, el TGUE resuelve el recurso interpuesto por la Société Tour de France (“STF”) frente a EUIPO y la compañía FitX Beteiligungs GmbH (“FitX”).

El conflicto que da lugar a la sentencia inició con la solicitud de registro del signo figurativo “TOUR DE X” en la EUIPO por la cadena de gimnasios alemana FitX: el elemento “Tour de” era de color negro, la “o” de la palabra “Tour” simulaba una brújula y el elemento “X” era de color naranja. Los productos y servicios designados en la solicitud eran, entre otros, prendas de vestir, calzado, equipamientos y equipos deportivos, servicios educativos en materia de deporte y actividades deportivas y culturales.

La STF se opuso al registro del signo con base en una serie de derechos anteriores que ostentaba en Alemania, Francia y en la Unión Europea, relacionados con su marca denominativa y figurativa “Tour de France”. Esencialmente, los motivos invocados por la STF en su oposición eran los previstos en el artículo 8 apartados 1 (b) y 5 del Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria (“RMC”) (texto anterior al actualmente vigente, el RMUE), que tipifica los motivos de denegación relativos. Tanto la División de Anulación como la Sala de Recursos de la EUIPO rechazaron la oposición formulada por la STF al registro del signo “TOUR DE X”. Así, la sociedad francesa acude al TGUE invocando, entre otros, la infracción de los artículos 8.1 (b) y 8.5 del RMC.

El TGUE recuerda que constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En este sentido, debe evaluarse de forma global según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos y servicios en cuestión.

• Infracción del artículo 8.1 (b) del RMC: Visualmente, según el Tribunal, el elemento verbal “tour de” común en ambos signos presenta un carácter distintivo muy bajo o incluso inexistente, y las diferencias en los signos son más evidentes: la tipografía es distinta, la forma global es diferente, y algunos elementos de la marca anterior como “France” y “Le” no están presentes en la marca solicitada.

A nivel fonético, el TGUE considera que los signos coinciden en la pronunciación del elemento “tour de” y, pese a que el carácter distintivo sea muy bajo, ello no impide que el público pueda percibir cierta semejanza. Ahora bien, la letra “X” del signo solicitado (que constituye el elemento dominante) produce un sonido distinto que, según el Tribunal, no pasaría desapercibido a los oídos del público pertinente. Por tanto, las diferencias entre los signos en conflicto contrarrestan las similitudes fonéticas.

Por último, en el plano conceptual, el Tribunal señala que los signos no coinciden, pues el signo anterior refiere a una competición ciclista concreta cuyo recorrido se realiza principalmente en Francia, mientras que el signo solicitado, pese a que se podría entender como una referencia a un concurso, no refiere a un lugar concreto.

• Infracción del artículo 8.5 del RMC: El TGUE señala que la protección ampliada que esta disposición otorga a la marca anterior presupone la concurrencia de las siguientes condiciones cumulativas: (i) la marca anterior supuestamente renombrada debe estar registrada; (ii) la marca anterior y el signo solicitado deben ser idénticos o similares; (iii) la marca anterior debe gozar de renombre y, (iv) el uso sin justa causa del signo solicitado debe llevar al riesgo de que se pueda obtener un beneficio indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que se pueda causar perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala de Recursos de la EUIPO, el TGUE considera que no existe riesgo de confusión entre los signos pese a la expresión común “tour de” (comúnmente utilizada en competiciones de ciclismo). 

Asunto T-58/23 – “Big Mac” frente a la solicitud de caducidad instada por Supermacs (Holdings) Ltd (5 de junio de 2024)

En su sentencia de 5 de junio, el TGUE resuelve la solicitud de caducidad de la marca denominativa “Big Mac” interpuesta por la cadena de comida rápida irlandesa Supermac’s Holding Ltd (“Supermac’s”) ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

Supermac’s, solicitante de la caducidad y recurrente, pretendía que se declarara la caducidad del signo titularidad de McDonald’s International Property Co. Ltd (“McDonald’s”) para determinados productos y servicios, en particular los de las clases: (i) 29 (alimentos preparados a base de carne, productos de cerdo, pescado y aves), (ii) 30 (sándwiches comestibles, galletas, pan y café, entre otros) y, (iii) 42 (servicios prestados o asociados con la operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar, etc.). En concreto, Supermac’s alegaba que, conforme al artículo 58.1 (a) del RMUE, la marca “Big Mac” no había sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea por un período ininterrumpido de cinco años.

El Tribunal General recuerda que, para poder apreciar la causa de caducidad alegada, las indicaciones y pruebas sobre el uso efectivo deben establecer el lugar, duración, importancia y naturaleza del uso que se ha llevado a cabo de la marca en cuestión. En este sentido, el TGUE señala que una marca es objeto de un “uso efectivo” cuando se utiliza, de acuerdo con su función esencial (identificar el origen empresarial de los productos o servicios para los cuales fue registrada), con el fin de crear o conservar un mercado para dichos productos y servicios, quedando excluidos los usos de carácter simbólico cuyo único propósito es mantener los derechos conferidos por la marca.

• Sobre la existencia de un uso efectivo de la marca para “sándwiches de pollo”: El TGUE afirma que las pruebas aportadas por McDonald’s en sede administrativa dirigidas a acreditar el uso efectivo del signo “Big Mac” para “sándwiches de pollo” consisten en, entre otras, en impresiones de carteles publicitarios y paneles de menú relacionados con el “Grand Big Mac Chicken”, donde figura la inscripción manuscrita “septiembre-noviembre 2016”, en capturas de pantalla de anuncios del producto difundidos en televisión y en Facebook en 2016, y la declaración jurada de uno de los empleados de McDonald’s.

En este sentido, el TGUE afirma que dichas pruebas no proporcionan ninguna indicación sobre la importancia del uso de la marca para estos productos, en particular, en lo que se refiere al volumen de ventas, la duración del período de uso, y su frecuencia. Las pruebas no resultan suficientes para demostrar la realidad de la explotación comercial de la marca impugnada para los “sándwiches de pollo”, pues lo único que queda probado, a ojos del TGUE, es un uso no importante de la marca impugnada para los “sándwiches de pollo” en el año 2016.

• Sobre la existencia de un uso efectivo de la marca para los servicios de la clase 42: Ante las interpretaciones disidentes por parte de las reclamantes de los servicios designados por la clase 42, el TGUE afirma que la lista de productos y servicios para los cuales se registra una marca debe interpretarse de la forma más coherente posible, teniendo en cuenta su significado literal y su construcción gramatical, pero también, en caso de riesgo de resultado absurdo, su contexto y la voluntad efectiva del titular de esa marca en cuanto a su alcance. Así, el Tribunal señala que, si bien la clasificación de Niza tiene un carácter puramente administrativo, puede resultar necesario recurrir a la misma para determinar el alcance y significado de los productos y servicios para los cuales se ha registrado una marca.

El TGUE constata que el significado literal de los términos que componen los servicios en cuestión no remite a la idea de servicios de restauración en los cuales se suministrarían alimentos y bebidas a clientes, sino a servicios de apoyo destinados a profesionales de la restauración (como, por ejemplo, servicios relacionados con la forma de gestionar u operar un restaurante). Por tanto, teniendo en cuenta que los elementos de prueba aportados por McDonald’s, el TGUE afirma que ninguno de estos elementos de prueba hace referencia a los servicios en cuestión.

Por todo lo anterior, el TGUE concluye que no ha quedado acreditado el uso efectivo de la marca “Big Mac” de la UE para “sándwiches de pollo”, “alimentos a base de ave” y “servicios prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o infraestructuras de restauración para el consumo y el 'drive-in'; preparación de comidas para llevar”.

Las decisiones del Tribunal General que hemos analizado en esta entrada del blog pueden resultar alteradas por el Tribunal de Justicia de la UE en sede de un eventual recurso. Desde este Blog, permaneceremos atentos a las eventuales novedades relacionadas con estos procedimientos.