¿Cuándo tiene carácter distintivo un eslogan publicitario?

En su sentencia del pasado 8 de enero, el Tribunal General resuelve el recurso interpuesto por la compañía polaca Cinkciarz.pl sp. z o.o (“Cinkciarz”) frente a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”).

Antecedentes

En marzo de 2016, y de conformidad con la normativa anteriormente vigente (esto es, el Reglamento (CE) 207/2009, “RMC”) la recurrente presentó en la EUIPO una solicitud de registro de una marca figurativa compuesta de los símbolos “€”, “$”, y la expresión “We Think for You”. Los productos y servicios para los cuales se solicitó la marca son los comprendidos en las clases 9 (programas informáticos, software de juego, aplicaciones informáticas descargables); 36 (operaciones monetarias, servicio de oficina de cambio, servicios de pago automatizados, servicios de pago electrónico y transferencia de dinero) y 45 (consultoría en materia de seguridad, búsqueda de objetos robados) de la Clasificación de Niza.

En abril de 2023, la EUIPO desestimó la solicitud, decisión que fue recurrida por Cinkciarz y desestimada por la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO. Tal pronunciamiento se basó, en esencia, en que la marca solicitada carecía de carácter distintivo pues, según la EUIPO, el signo era únicamente una indicación promocional de que el fabricante de los productos y servicios ofrecidos con dicha marca piensa en los consumidores y les ofrece productos y servicios relativos a transferencias financieras y transacciones en euros y dólares especialmente eficaces o adecuados.

Apreciaciones preliminares del TGUE

Previo a analizar los argumentos esgrimidos por la recurrente, el Tribunal recuerda que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en función (i) de los productos o servicios para los que se solicita el registro y (ii) de la percepción que el público pertinente tenga de ellos.

En este sentido, el mero hecho de que una marca sea percibida por el público pertinente como una fórmula promocional no basta para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo, pues lo realmente determinante es que el público pertinente sólo pueda percibirla como tal. Luego, tal marca tendrá carácter distintivo en la medida en que, además de su función promocional pueda ser percibida inmediatamente por el público pertinente como una indicación del origen empresarial de los productos y servicios de que se trate. Es más, el TGUE señala que, en ese caso, el hecho de que se perciban ambos aspectos de forma simultánea o incluso que el público pertinente perciba en primer lugar el signo como fórmula promocional, no afecta a su carácter distintivo.

A continuación, analizamos algunas de las alegaciones que formula la recurrente ante el TGUE.

Sobre la falta de apreciación del carácter distintivo de la marca en su conjunto

La recurrente alega que la Sala de Recursos de la EUIPO infringió el artículo 7.1 (b) del RMC al no apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada a la luz de sus elementos considerados en su conjunto. Según la recurrente, la Sala de Recursos no tuvo en cuenta en el análisis global del carácter distintivo los elementos figurativos “€” y “$”, limitándose a analizar el elemento denominativo “We Think for You”. Además, Cinkciarz sostiene que la combinación del elemento gráfico de la marca solicitada y del eslogan es sintáctica, semántica y fonéticamente inusual.

El TGUE se remite a la jurisprudencia aplicable para afirmar que los elementos “€” y “$” ya han sido considerados, en otras ocasiones, desprovistos de carácter distintivo para los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 36 y 41.

Además, Tribunal afirma que no puede admitirse, pues la Sala de Recursos de la EUIPO: (i) confirmó la apreciación del examinador según la cual la marca solicitada no era más que una combinación de elementos no distintivos y que su combinación no bastaba para conferir carácter distintivo a dicha marca y, (ii) precisó que la marca solicitada, considerada en su conjunto, transmitiría un contenido puramente promocional de todos los productos y servicios a los que se refiere. Luego, la alegación de la recurrente referida a que el análisis del carácter distintivo del signo no se realizó respecto del signo en su conjunto carece de fundamento.

Sobre la desnaturalización de las alegaciones de la demandante y recurrente

La recurrente reprocha a la Sala de Recursos haber desnaturalizado varias de sus argumentaciones. Entre otras, mientras Cinkciarz se limitó a señalar, según argumenta, que la práctica de asociar los eslóganes a los elementos gráficos estaba generalmente extendida en el mercado y que los consumidores afectados tendían a considerar que los elementos gráficos de dichos signos tenían la función de distinguir individualmente a un comerciante determinado, la Sala de Recursos señaló, erróneamente, que la recurrente reconocía que la asociación del elemento figurativo que contenía los símbolos «€» y «$» y del eslogan publicitario no era inusual ni arbitraria.

En cuanto a estos argumentos el TGUE señala que, al margen de si la Sala de Recursos efectivamente desnaturalizó las alegaciones de la recurrente, la falta de carácter distintivo de la marca solicitada no fue apreciada con base en tales apreciaciones. Por ejemplo, el hecho de que la Sala de Recursos estimara que la expresión «We think for You» era habitual en el mercado y no era inusual ni arbitraria no desempeñó un papel decisivo en la conclusión de que la marca solicitada, en su conjunto, carecía de carácter distintivo.

Finalmente, tras valorar el conjunto de alegaciones esgrimidas por Cinkciarz, el TGUE desestima en su totalidad el recurso de casación interpuesto.