Reivindicación de marca y acciones contra el licenciatario

El pasado 22 de diciembre, el Tribunal Supremo se pronunció sobre los efectos que la inscripción de un fallo estimatorio de una acción reivindicatoria marcaria despliega sobre los licenciatarios anteriores –STS de 22 de diciembre de 2022, núm. 4802/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4802)–. De acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley de Marcas, «[s]i como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente». En la sentencia se debate sobre si el nuevo titular puede, además, ejercitar acciones contra el anterior licenciatario por el uso de la marca en el tiempo anterior a la inscripción a favor del nuevo titular.

Primer asalto: estimación de la acción reivindicatoria marcaria y extinción de licencias anteriores

El caso tiene su origen en un procedimiento anterior, que finalizó en 2016, en el que la compañía demandante obtuvo un pronunciamiento favorable en la acción reivindicatoria ejercitada sobre la marca gráfica 3.050.844. La acción interpuesta traía causa de la existencia de un titular ilegítimo de la marca en cuestión. Concretamente, si bien la demandante había adquirido los activos correspondientes a una unidad productiva de negocio de otra empresa en concurso de acreedores –incluyendo la propiedad industrial y, por tanto, la marca–, la marca seguía inscrita a favor del hijo de los administradores de la concursada, quien, tras la venta de la unidad productiva, otorgó licencia sobre la marca a favor de un tercero.

En la sentencia de 2016, como consecuencia de la estimación de la acción reivindicatoria y de la aplicación del artículo 2.3 de la Ley de Marcas, se acordó la extinción de todos los contratos y licencias que se hubiesen podido otorgar por el anterior titular (ilegítimo) de la marca, con efectos desde de la fecha de la inscripción. En consecuencia, el licenciatario al que el hijo de los administradores de la concursada otorgó la licencia vio extinguidos sus derechos sobre la marca objeto del procedimiento.

Segundo asalto: desestimación de la indemnización por infracción del licenciatario previa a la nueva inscripción

Con posterioridad, la nueva titular de la marca interpuso una demanda para obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de infracción marcaria por parte del licenciatario por actos anteriores a la sentencia estimatoria de la reivindicación.

En esta ocasión, sin embargo, el Tribunal Supremo decidió desestimar íntegramente las pretensiones de la demandante, tomando en consideración la naturaleza constitutiva de la inscripción registral a favor del nuevo titular de la marca.

En consecuencia, a tenor de este reciente pronunciamiento, cabe concluir que:

1. Las sentencias que estiman una acción reivindicatoria no tienen efectos retroactivos, sino que despliegan sus efectos desde el momento en que se inscribe al nuevo titular de la marca. Esto es, tienen efectos ex nunc pero no ex tunc. Asimismo, la inscripción de la sentencia estimatoria tiene naturaleza constitutiva del derecho.
2. El nuevo titular de la marca no podrá ejercitar acciones marcarias contra el licenciatario con la finalidad de reclamar por actos que hubieran tenido lugar con anterioridad a su inscripción como titular de la marca.
3. A contrario sensu, sí cabe la posibilidad de interponer acciones marcarias contra el licenciatario que perdió su derecho en virtud de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria marcaria, si se producen infracciones con posterioridad a la fecha de la inscripción del legítimo titular.

De todos modos, el Tribunal Supremo sugiere posibles vías alternativas de reclamación contra licenciatarios que obtuvieron su derecho de un titular fraudulento de la marca. En este sentido, el Tribunal apunta que, si bien el nuevo titular solo lo es a partir de la inscripción, su mejor derecho a la inscripción de la marca a su favor podría tener, ya antes de la inscripción, un valor económico, representando así un interés jurídico digno de protección. Por ello, señala el TS que el hecho de que el nuevo titular no pueda ejercitar acciones marcarias referidas al período anterior a la inscripción “no debería impedir que pudieran ejercitarse otras acciones, contractuales o extracontractuales, frente una lesión injustificada del reseñado interés jurídico, para reclamar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el nuevo titular por la connivencia del licenciatario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor, por el uso realizado de la marca”.