La prueba en la solicitud de información sobre infracción de derechos de propiedad intelectual

El día 27 de abril de 2023, la Sala Quina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó sentencia en el asunto C-628/21, abordando la cuestión del grado de prueba que debe aportar el demandante en un procedimiento basado en el artículo 8.1 de la Directiva 2004/48/CE sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, en el que se reclama información con vistas a instar un ulterior procedimiento por vulneración de derechos.

El procedimiento principal

Esta cuestión prejudicial se plantea en el marco de un procedimiento incoado por “TB” contra las sociedades polacas Castorama Polska sp. z.o.o. (“Castorama”) y Knor sp. z.o.o. (“Knor”) solicitando información de cara a la posterior iniciación de un procedimiento de infracción de derechos. TB es una persona física que comercializa a través de sus tiendas en Internet una serie de artículos de decoración e imágenes que muestran grafismos simples, constituidos por un número limitado de colores, figuras geométricas y frases cortas. TB sostiene que las sociedades Castorama y Knor infringen sus derechos de autor a causa de la distribución por parte de Knor, y la comercialización a través de la tienda de Internet y en las tiendas físicas de Castorama, de copias exactas de algunas imágenes y de los textos que las acompañan. TB alega no haber otorgado su consentimiento para estas reproducciones, ni para que fueran vendidas por las demandadas.

En virtud de lo alegado, TB solicitó judicialmente la facilitación de información relativa a las reproducciones objeto del litigio principal, con vistas a ejercitar posteriormente una acción por vulneración de los derechos de autor y, subsidiariamente, una acción de indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal. Por su parte, Castorama solicitó la desestimación de la solicitud de información diciendo que TB debía limitarse a solicitar información sobre las “obras” en el sentido estricto de la normativa sobre derechos de autor. Alegaba que de otro modo se estaría extendiendo la protección de los derechos de autor a meras “ideas” y “conceptos”.

La cuestión prejudicial

La discusión se centra en el artículo 8.1 de la Directiva, que prevé la posibilidad de que la autoridad judicial ordene que el infractor o cualquier persona que haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual.

Lo que se pregunta al TJUE es si, en este procedimiento de información, anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por vulneración del derecho de propiedad intelectual, el demandante debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión o si basta con que acredite que lo es con probabilidad razonable.

El Tribunal Regional de Varsovia planteó la cuestión en los siguientes términos:

1.    ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2004/48], en el sentido de que se refiere a una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual aplicable únicamente si se atribuye en este u otro procedimiento el derecho de propiedad intelectual al titular del derecho?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial,

2.    ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2004/48], en el sentido de que resulta suficiente que existan probabilidades razonables de que la medida se refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, en lugar de probar este hecho (…)?

El razonamiento del TJUE

El TJUE razonó que, pese a que de la interpretación literal de los artículos 4 y 8 de la Directiva, se podría desprender que el demandante debe demostrar que es efectivamente el titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, es preciso tener en cuenta el contexto y los objetivos que persigue la normativa. Entre estos objetivos está  la eficacia de los recursos jurídicos para prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de propiedad intelectual. Desde esta perspectiva, el TJUE señaló que:

• El procedimiento de solicitud de información constituye un procedimiento de carácter autónomo. Para garantizar una protección elevada, debe descartarse una interpretación que reconozca el derecho de información únicamente en el marco de un procedimiento cuyo objeto sea la declaración de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, puesto que también se puede ejercer este derecho de información en el marco de un procedimiento autónomo anterior a la acción indemnizatoria.

• Tal derecho de información debe considerarse un mecanismo para garantizar la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que permite la toma de las medidas necesarias, como, por ejemplo, la interposición de medidas cautelares.

• Se debe distinguir entre la función de una solicitud de información, y la de una demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de un derecho. El TJUE razona que si la solicitud de información estuviera sujeta a los mismos requisitos de prueba que la demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de la ley de propiedad intelectual, el procedimiento autónomo instituido para requerir información perdería parte de su utilidad práctica.

La conclusión del TJUE

El TJUE concluye que a los efectos de este procedimiento de solicitud de información, el demandante debe «facilitar todas las pruebas razonablemente disponibles que permitan al órgano jurisdiccional que conoce de dicha solicitud cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular de ese derecho, aportando pruebas adecuadas a la luz de la naturaleza de tal derecho y de las posibles formalidades especiales aplicables».

Considerando la naturaleza del derecho, el Tribunal recuerda que los derechos de autor existen desde la creación de una obra y no exigen un registro oficial. Destaca también que para que exista una obra deben darse los elementos que requiere la jurisprudencia, a saber, (i) un objeto original que constituya una creación original del autor reflejando su personalidad y manifestando sus decisiones libres y creativas, y (ii) la expresión de la creación, esto es un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad.

El TJUE señala que corresponde al tribunal remitente examinar si las pruebas presentadas son suficientes, y recuerda que, conforme al artículo 3 de la Directiva, el procedimiento debe emplearse de modo proporcional, justificado y no abusivo, circunstancia que también corresponde verificar al tribunal nacional.