Posible infracción de derechos de autor en la preparación de NFT sobre obras de arte

Con fecha de 21 de octubre de 2022, el Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona ha dictado un auto de medidas cautelares (el “Auto”) acordando el depósito judicial de un conjunto de tokens no fungibles (“NFT”, por sus siglas en inglés), relativos a otras tantas obras de arte cuyos originales pertenecían a la demandada, una conocida empresa del sector textil. Se trataba de las obras Oiseau volant vers le soleil y Tète et Oiseau, de Joan Miró, Ulls i Creu y Esgrafiats, de Antonio Tàpies, y Dilatation, de Miquel Barceló. La medida dictada se dirige a la plataforma Opensea, que el propio Auto define como “el principal marketplace de venta e intercambio de NFT's y criptoactivos”, a fin de que en el plazo de dos días transfiera los NFT en cuestión a la «wallet física» que la actora designe, para que queden bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta que el procedimiento finalice.

Demanda de VEGAP

El procedimiento se inició con la demanda interpuesta el 29 de julio de 2022 por Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (“VEGAP”), a través de la cual esta entidad de gestión de derechos de los creadores visuales ejercitaba una acción declarativa de infracción de derechos de autor, una acción de cesación y una acción de indemnización, todas ellas con base en los artículos 138 a 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Según VEGAP, la demandada había hecho uso, sin la debida autorización, de las creaciones visuales objeto de la demanda, al haber realizado unos NFT a partir de las mismas, los cuales se habrían publicado en distintas redes sociales, en el metaverso Decentraland, así como en la plataforma Opensea y en una tienda física que la demandada había inaugurado en Nueva York.

La demandada, además de combatir la legitimación activa de la actora, sostenía no haber cometido ninguna infracción, ya que: (i) como dueña de los soportes físicos de las obras, ostentaba el derecho de exposición pública sobre las mismas; (ii) la creación de “reinterpretaciones” digitales a partir de obras originales y su posterior difusión constituye un "uso inocuo" que no requiere autorización ni causa perjuicio a sus autores; (iii) los NFT objeto del pleito eran archivos digitales que no habían llegado a registrarse en ninguna blockchain, por lo que a través de la plataforma Opensea solamente se podían visualizar, sin posibilidad de adquisición ni descarga; (iv) en tanto no habían sido acuñados como auténticos NFT, no estaban bajo su control a través de una wallet propia, siendo Opensea la única que tenía acceso a ellos.

“Conversión” de obras de arte en NFT

Según el Auto, la controversia se centra en determinar hasta dónde alcanzan los derechos de la demandada en tanto propietaria de los cuadros originales. Es decir, si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación que pueda afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física ampara para transformarla en NFT y, por lo tanto, si al comprar los cuadros originales la demandada adquirió un derecho absoluto de disfrute y explotación en cualquier modo y en cualquier escenario, y si el uso que hizo de las obras podía considerase un uso inocuo que no requiere autorización de los autores.

Existe cierta equivocidad en esa descripción de la controversia. Si realizar unos NFT a partir de una obra de arte de la que se es propietario no comporta ningún impacto en el plano inmaterial de la obra, no hace falta averiguar si se ostentan derechos de explotación en un grado suficiente; por su parte, si se dispone de un derecho de explotación para efectuar la actividad de que se trata, no ha lugar a invocar la doctrina del uso inocuo, a la cual se recurre, por definición, cuando no se ostentan derechos suficientes para llevar a cabo esa actividad.

Convendría pues separar, antes de nada, las distintas capas de análisis. En relación con la preparación de NFT de obras de arte se debería resolver, por este orden: (i) si la realización del NFT comporta la afectación del plano inmaterial de la obra; (ii) si, en el caso de que comporte dicha afectación, el propietario del soporte original de la obra ostenta suficientes facultades, en general o en el caso concreto, para llevar a cabo la realización del NFT; y (iii) si, en caso de que el dueño del soporte no ostente dichas facultades, pese a todo se puede considerar que la realización del NFT es un supuesto de uso inocuo que no causa perjuicio al titular de los derechos de explotación sobre la obra.

“Reinterpretacion” de las obras de arte

Dicho esto, conviene puntualizar que, en rigor, y a pesar de que se está presentando como un caso judicial pionero en España sobre NFT de obras de arte, no se había producido todavía la acuñación de ningún NFT en una cadena de bloques. Es decir, la intervención de la demandada había consistido en: (i) “reinterpretar” [rectius, encargar a diversos artistas digitales la “reinterpretación”] de varias obras plásticas de las que era propietaria; (ii) plasmar esas reinterpretaciones en archivos digitales (susceptibles de ser acuñados en forma de NFT); y (iii) exhibir esos archivos digitales en una tienda física, compartirlos en distintas redes sociales y un metaverso, y subirlos a la plataforma Opensea. Pero sin que, antes ni después de la demanda, dichos archivos llegaran a vincularse a un NFT acuñado en una red blockchain.

Por lo tanto, el caso habrá de examinarse como un supuesto clásico en el que un artista plástico desarrolla su labor a partir de una pieza de arte preexistente, y el resultado es divulgado -por el dueño del soporte de la obra originaria y comitente de la nueva especie- a través de un medio físico y de diversos canales digitales. ¿Cuántas de estas operaciones son comunes a los NFT y cuáles son peculiares de este caso?

En principio, la elaboración de un NFT de una obra de arte no comporta la reinterpretación previa de la obra a cargo de un segundo artista. Así pues, esta es una particularidad del caso que nos ocupa, de modo que cualquier conclusión que alcance el Juzgado en relación con esa labor de reinterpretación no servirá para proyectarla sobre los casos ordinarios de creación de NFT a partir de obras de arte. Por lo mismo, la exhibición en una tienda física del archivo digital resultante de esa reinterpretación -con independencia de la calificación que esta merezca (obra derivada, obra independiente, etc.)-, tampoco guarda relación con el uso característico de un NFT, el cual consiste en la acuñación de un smart contract en una cadena de bloques, a la que normalmente se añade el redireccionamiento del smart contract hacia el archivo digital subyacente del NFT, que suele estar almacenado en una red externa (como InterPlanetary File System), aunque también podría estarlo en el propio servidor de la plataforma de comercialización del NFT, como Opensea. 

Almacenamiento y puesta a disposición

Así pues, las operaciones llamadas a ser resueltas por el Juzgado en su juicio de fondo que interesan desde un punto de vista general, serán el almacenamiento del archivo que contiene la versión digital de una obra (o de una reelaboración de la obra) en la plataforma Opensea, y su puesta a disposición en la medida en que dicho archivo se haya hecho accesible al público (más allá de si el archivo era solo accesible para su mero visionado en línea, o era descargable, en su caso previo el pago de un precio de adquisición). El hecho de que los archivos digitales hubieran sido subidos a una plataforma dedicada típicamente a la comercialización de NFT no pasaba de ser un “acto preparatorio”, que no puede hacerse equivaler a la comercialización de las obras de arte propiedad de la demandada a través de NFT. Habida cuenta de que la acuñación en sí de NFT de obras de arte no forma parte del sustrato fáctico del caso, debemos suponer que el Juzgado omitirá pronunciarse sobre si esa actividad es per se susceptible de impactar en el plano de los derechos de autor sobre las obras.

Apariencia de buen derecho

Entrando en el análisis de las medidas cautelares, de los dos requisitos necesarios para la adopción de las mismas el Juzgado se centra en el periculum in mora, mientras que del fumus boni iuris admite hacer un examen no exhaustivo, al apreciar que la complejidad de las cuestiones controvertidas que deberán dirimirse en el pleito principal dificulta formarse siquiera “un juicio provisional e indiciario que no prejuzgue el fondo del asunto y que permita dotar con absoluta certeza de apariencia de buen derecho a las pretensiones de la actora”.

Dicho lo cual, el Juzgado concluye que, a los solos efectos de la adopción de las medidas cautelares solicitadas, hay suficiente base fáctica y jurídica para apreciar indiciariamente la apariencia de buen derecho, fundamentalmente porque cree dudoso que el derecho de exhibición pública, que no niega que corresponda al propietario del soporte de las obras, pueda amparar la reproducción y transformación de las mismas mediante la creación de una nueva obra de arte digital que incorpore y transforme la obra preexistente en un NFT, o pueda considerarse como un "uso inocuo", excluyendo la necesidad de autorización del titular de la obra preexistente, como defiende la demandada. El Juzgado también aplica la apariencia de buen derecho a la legitimación de la entidad actora, la cual sin duda será un elemento más de debate en la fase de conocimiento plenario de la controversia.

Periculum in mora

Por lo que se refiere al periculum in mora, el Auto parte de que el riesgo de que la actora o un tercero lleguen a disponer de los NFT objeto del pleito es mínimo o inexistente, desde el momento en que los NFT no se acuñaron en una cadena de bloques, y la plataforma Opensea los había retirado de su web el 10 de junio de 2022 a instancias de la actora. De esta forma, no es ya que no estuvieran transferidos a un monedero virtual bajo control de la demandada, sino que nunca habían llegado a ser comercializados, y en el momento de dictarse el Auto no eran ya siquiera susceptibles de ser visualizados por ningún tercero, al haberse retirado de la web de Opensea.

Sin embargo, la juzgadora aprecia un riesgo de falta de efectividad de la retirada adoptada por Opensea. De un lado, porque dicha retirada fue por catorce días, prorrogables en tanto la actora comunicase a la plataforma que había interpuesto la demanda judicial. Aunque el Juzgado constata que esa comunicación competía a la actora, y que la ausencia de la misma no debería perjudicar a la demandada, estima que el riesgo de que la plataforma hubiera puesto fin a la retirada existía. De otro lado, dice el Auto que, aunque los archivos permanecieran retirados, no había certeza sobre cómo la plataforma estaba custodiando los NFT [sic: hay que entender que se refiere a los archivos digitales, porque como explica el propio Auto nunca se llegó a acuñar ningún NFT], de donde no se podía garantizar con rotundidad que la demandada o algún tercero no pudieran acceder a ellos, máxime habida cuenta de que constaba que la plataforma Opensea había sido en ocasiones hackeada para la sustracción de NFT “golosos” (sic).

Por todo ello, el Auto aprecia la concurrencia de un periculum in mora parcial [limitado a los archivos que habían sido subidos a Opensea] y relativo [por la no completa garantía de custodia que ofrecía esta plataforma]. Y, en consecuencia, acuerda dirigir a Opensea -no a la demandada, pues esta no tenía ya acceso a los archivos- la orden de poner a disposición del Juzgado los NFT para que sean custodiados por el Letrado de la Administración de Justicia en la wallet que la actora facilite a estos efectos.

La fundamentación del Auto relativa al periculum in mora suscita algunas dudas. Primero, porque, a pesar de admitir que no había habido acuñación de NFT, ni consiguiente custodia de los mismos en una wallet, acaba dictando una medida referida a la “puesta a disposición de los NFT” para su “custodia en una wallet”. Tomada al pie de la letra, y a la vista únicamente de los hechos en la forma en la que los describe el Auto, la medida acordada implicaría proceder a efectuar lo que nunca se hizo: acuñar los NFT de las obras objeto de la demanda en una blockchain, para acto seguido proceder a su trasvase a una wallet, indicada por VEGAP y bajo control del Juzgado. Solo así se garantizaría la trazabilidad e irreversibilidad del trasvase de esos activos. Lo paradójico es que sería justamente al llevar a efecto la medida acordada cuando se generaría el riesgo de custodia que el Auto dice querer neutralizar. Por lo demás, estaría por demostrar que la custodia efectuada en una wallet designada por VEGAP bajo control del Letrado de la Administración de Justicia, presenta menor riesgo de hackeo que la de Opensea.

Bajo una interpretación alternativa, dado que lo que aquí había eran unos simples archivos digitales almacenados en un servidor de Opensea, la medida cautelar dictada implicaría simplemente transferirlos a otro servidor (bajo control del Letrado de la Administración de Justicia y previa designación por parte de VEGAP). Sin embargo, si la medida se tradujese en esto, ello no haría per se desaparecer los archivos del servidor de origen, ni disminuiría el riesgo de hackeo que se pretende mitigar, antes bien lo incrementaría, pues los archivos pasarían a estar guardados en dos distintos servidores.

El fondo del asunto

En fin, más allá del grado de acierto y utilidad de la medida cautelar adoptada, lo que más importa ahora es que, al resolver el fondo del asunto, el Juzgado deslinde correctamente los diferentes planos de análisis. Y lo decimos no tanto por el hecho de que en el supuesto enjuiciado ni siquiera se había efectuado la acuñación de un NFT, sino sobre todo porque no debería producirse ninguna confusión entre el potencial impacto que para los derechos de propiedad intelectual tienen la elaboración de una reinterpretación de una obra de arte y la creación de un NFT a partir de la misma. El principal riesgo que presenta este asunto es que, inducido porque en el caso particular se pueda haber producido una transformación previa de la obra a otros efectos, se llegue a transmitir el entendimiento de que la creación de todo NFT comporta una transformación de la obra de arte subyacente. Al tratarse del primero, o uno de los primeros litigios en España que guarda relación con la realización de NFT sobre obras de arte, su impacto está llamado a ser considerable.