Límites al registro de marca tridimensional (STJUE, caso Gömböc)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dictado sentencia el 23 de abril de 2020, en el asunto C-237/2019, resolviendo las cuestiones prejudiciales planteadas por la Kúria, Tribunal Supremo húngaro, respecto a la interpretación del art. 3.1 (e), incisos (ii) y (iii), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (“Directiva 2008/95”), que, entre otros, rechaza el registro de los signos constituidos exclusivamente por (ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, y (iii) la forma que da un valor sustancial al producto. (Lo mismo establece el actual art. 4.1 (e), incisos (ii) y (iii), de la Directiva 2015/2436 (“Directiva 2015/2436”), aunque refiriéndose no sólo a la forma sino a esta u “otra característica”).

En esta ocasión, como en anteriores (accede a publicaciones relacionadas clicando aquí y aquí), la protagonista es la marca tridimensional.

Las cuestiones prejudiciales vinieron motivadas por un litigio derivado de la negativa de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual húngara al registro solicitado por Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. de una marca tridimensional como marca nacional para productos consistentes en «artículos decorativos», así como para «artículos decorativos de cristal y de loza» y para «juguetes», por considerar que el signo a registrar representaba un objeto tridimensional cuya forma servía, íntegramente, para alcanzar el objetivo técnico consistente en que siempre se enderece. Se basó, a su vez, en el conocimiento del consumidor medio de las características y la función de la forma del producto.

La primera cuestión prejudicial planteada gira en torno a la duda de si, para determinar si un signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, procede limitarse al examen de la representación gráfica de ese signo o si también debe valorarse otra información, como puede ser la percepción del público pertinente.

Pues bien, el TJUE razona que para la correcta aplicación del art. 3.1 (e), inciso (ii), debe realizarse un análisis bifásico. En la primera fase, consistente en la identificación de las características esenciales del signo en cuestión, no procede, en todo caso, limitarse a la representación gráfica del signo, pudiendo recurrirse a información distinta como, por ejemplo, la percepción del público pertinente. Ahora bien, en la segunda fase, dirigida a determinar si las características esenciales identificadas responden a una función técnica del producto, podrá tenerse en cuenta información basada en datos que no se desprendan de la representación gráfica del signo, si bien esta vez la información debe basarse en datos procedentes de fuentes objetivas, no pudiendo incluir la percepción del público pertinente. Procederá la denegación de registro si al menos una de las características esenciales requerida para obtener el resultado técnico es visible.

En la segunda cuestión prejudicial se expone la duda de si la percepción del público pertinente en relación con el producto representado gráficamente por un signo, constituido exclusivamente por la forma de ese producto, puede tenerse en cuenta para identificar una característica esencial de esa forma y, al fin, dar pie a la activación de la denegación de registro del art. 3.1 (e), inciso (iii).

Siguiendo el criterio aplicado a la cuestión anterior, el TJUE sostiene que la percepción del signo por el consumidor medio, aun no siendo en sí misma un elemento decisivo en la aplicación de la causa de denegación, puede tenerse en cuenta para identificar las características esenciales de esa forma. La aplicación de la causa de denegación citada, no obstante, podrá aplicarse cuando de elementos objetivos y fiables resulte que la elección de los consumidores de adquirir el producto en cuestión está determinada, en gran medida, por una o varias características de la forma de la que está constituido exclusivamente el signo. Esto implica que carecen de relevancia otras características del producto no relacionadas con su forma, tales como las cualidades técnicas o la notoriedad de dicho producto.

Siguiendo con la interpretación del art. 3.1 (e), inciso (iii), la tercera cuestión prejudicial se refiere a si la causa de denegación de registro debe aplicarse de forma automática a un signo, constituido exclusivamente por la forma de un producto, cuando la apariencia de ese producto sea objeto de protección con arreglo a los derechos sobre dibujos y modelos o cuando el signo esté constituido exclusivamente por la forma de un artículo decorativo.

Según el TJUE, el hecho de que la apariencia de un producto esté protegida como dibujo o modelo no excluye, per se, la posibilidad de registrar como marca un signo constituido por la forma de dicho producto. Y es que el objetivo que persigue la causa de denegación, a saber, evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca sirva para perpetuar otros derechos que el legislador ha optado por sujetar a plazos de caducidad, no impide la coexistencia de varios títulos de protección jurídica.

En el mismo sentido, se descarta la denegación automática del registro de un signo constituido exclusivamente por la forma de un artículo decorativo, exigiéndose, para ello, que resulte de elementos objetivos y fiables que la forma da un valor sustancial al producto en virtud de la que los consumidores eligen el producto de que se trate.

En fin, se suma esta sentencia a sus predecesoras, aportando criterios interpretativos que ayudarán a los tribunales nacionales en la resolución de controversias relacionadas con esta especial categoría de marca.

Clara Sánchez