Inditex c. Buongiorno: alcance del uso referencial de la marca

El pasado 11 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en el caso Inditex, asunto C-361/22 (ECLI:EU:C:2024:17), en la que aborda los límites del uso referencial de una marca registrada. La resolución del TJUE interpreta la Directiva de Marcas 2008/95/CE, aplicable a los hechos del caso, que se remontan a 2010.

El litigio que motivó esta sentencia se originó en una disputa entre Industrial de Diseño Textil, S.A. ("Inditex") y Buongiorno Myalert, S.A. ("Buongiorno"). La controversia se centra en el uso del término "ZARA" por parte de Buongiorno en unas tarjetas regalo. En 2010, Buongiorno distribuyó esas tarjetas como obsequio a sus clientes por suscribirse a sus servicios de contenido multimedia. Inditex presentó una demanda contra Buongiorno ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, alegando la violación de su derecho exclusivo sobre la marca ZARA. Tanto en primera instancia como en apelación se desestimaron las pretensiones de la demandante. Recurrido el asunto en casación, el Tribunal Supremo (TS) decidió remitir una cuestión prejudicial al TJUE.

Cuestión planteada al TJUE

La cuestión prejudicial se refiere al alcance de la excepción de uso referencial que se establecía en el art. 6.1.c) de la Directiva 2008/95 (de idéntico tenor al mismo artículo de la Directiva 98/104), aplicable al tiempo de los hechos. Dicho artículo, objeto de transposición en el art. 37.1.c) de nuestra Ley de Marcas (LM), establecía que el titular de la marca no podía prohibir a los terceros el uso de la marca en el tráfico económico, hecho de conformidad con las prácticas leales industriales y comerciales, cuando dicho uso fuera necesario “para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”.

Pues bien, la duda del Tribunal Supremo era si el alcance de esa excepción es equivalente al que en la actualidad tiene la excepción de uso referencial, que en la vigente Directiva 2015/2436 (art. 14.1.c) alude al uso de la marca “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”, precepto que se transpuso literalmente en la actual versión del art. 37.1.c) de la LM.

En concreto, el TS deseaba saber si, bajo el régimen anterior, aplicable por razón temporal, la excepción cubría sólo los casos en que el uso es necesario “para indicar el destino de un producto o de un servicio”, o si por el contrario podía interpretarse en un sentido más amplio para englobar implícitamente cualquier uso de carácter referencial, esto es, un uso “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos” más allá del caso de uso necesario para indicar el destino de un producto o servicio. 

Respuesta del TJUE

Examinando los objetivos de la Directiva 2008/95 y de la vigente Directiva 2015/2436, el TJUE muestra que esta última quiso ampliar el alcance de la excepción prevista en la Directiva anterior. Así, en la nueva Directiva, la indicación del destino es simplemente uno de los supuestos incluidos en el conjunto de la excepción. Señala el TJUE que la excepción que contemplaba la Directiva 2008/95 comprendía “el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando dicho uso se limite a la situación en la que es necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”. Alcance que la Directiva 2015/2436 quiso ampliar para comprender el uso referencial con carácter general.

Así pues, el art. 37.1.c) LM, en su anterior redacción, aplicable al caso por motivo temporal, debía interpretarse en el sentido de que la excepción se limitaba a los usos necesarios para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por el tercero. Corresponderá, pues, al Tribunal Supremo determinar si en las circunstancias del caso, la demandada hizo un uso necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por ella, y si el uso se llevó a cabo conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Jean-Yves Teindas Maillard, con la colaboración de Ahlam Bel Kohili.