Distribución selectiva y agotamiento de marca: ¿sobre quién recae la carga de la prueba?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se ha pronunciado recientemente en el asunto C-367/21 sobre la interpretación del agotamiento del derecho de exclusiva conferido por una marca de la Unión, en el marco de un caso que enfrenta a Hewlett Packard Development Company LP (“HP”) y a Senetic S.A. (“Senetic”).

 Antecedentes

HP comercializa productos de equipamiento informático a través de representantes autorizados y ostenta la titularidad de las marcas de la UE denominativa y figurativa “HP”. Sus representantes se comprometen a no vender los productos a terceros externos a su red de distribución y se obligan a adquirirlos únicamente de otros representantes autorizados o de la propia HP.

Senetic, una sociedad distribuidora de material informático, introdujo en Polonia productos identificados con las marcas de HP. Dichos productos habían sido adquiridos de vendedores establecidos en el Espacio Económico Europeo (“EEE”) ajenos a la red de distribuidores oficiales de HP, quienes aseguraron a Senetic que no se vulneraban los derechos exclusivos de HP. Además, Senetic solicitó -infructuosamente- a los representantes autorizados de HP que le confirmaran que los productos en cuestión podían comercializarse en el EEE sin vulnerar los derechos de exclusiva. Ante tal situación, HP emprendió una acción de infracción marcaria ante los órganos jurisdiccionales polacos dirigida a obtener el cese de la violación de sus derechos marcarios, tratando de prohibir a Senetic, entre otros, exportar y almacenar los productos no comercializados anteriormente en el EEE por HP o con su consentimiento. Ante tales circunstancias, Senetic invocó el agotamiento de los derechos conferidos por las marcas de HP.

Cuestión prejudicial

El Tribunal Regional de Varsovia suspendió el procedimiento, pues se cuestionaba si los artículos 13.1 del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria (“reglamento anterior”) y 15.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), en relación con los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la UE (“TFUE”), se oponen a que la carga probatoria del agotamiento del derecho de una marca de la UE recaiga exclusivamente sobre el demandado cuando los productos designados con dicha marca:

(i)           no llevan ningún marcado que permita que los terceros identifiquen el mercado en el que se comercializan;

(ii)          sean distribuidos mediante una red de distribución selectiva;

(iii)        hayan sido adquiridos por el demandado en la Unión o EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito; y

(iv)        el titular de la marca se niegue a efectuar por sí mismo esta verificación a instancia del adquirente.

Como es sabido, los artículos 13.1 del Reglamento nº 207/2009 y el artículo 15.1 del RMUE regulan el agotamiento del derecho de una marca de la UE, que podrá invocarse para los productos comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento, en el mercado de la Unión (de acuerdo con el artículo 13.1) o en el del EEE (en el caso del artículo 15.1). A este respecto, el TJUE señala que no resultará suficiente que el titular haya comercializado otros ejemplares del mismo producto o de productos similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento.

Reparto de la carga de la prueba

En cuanto a la carga de la prueba, si bien el TJUE ha declarado en otras ocasiones que, en principio, es compatible con el Derecho de la Unión una norma de Derecho nacional en virtud de la cual la carga de la prueba del agotamiento recaiga sobre la parte demandada que lo invoca, también ha precisado que las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías pueden requerir que se adapte dicha norma. Por lo tanto, cuando la demandada logre demostrar la existencia de un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, será el órgano jurisdiccional nacional conocedor del asunto quién deberá adaptar el reparto de la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por la marca.

En el presente caso, HP explota un sistema de distribución selectiva sin que en los productos designados con sus marcas figure ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados. Asimismo, los proveedores de la demandada no están dispuestos a revelarle sus fuentes de abastecimiento. En unas circunstancias como las concurrentes, el TJUE afirma que en caso de hacer recaer en la parte demandada la carga de probar el lugar en el que los productos designados con la marca que ella comercializa fueron comercializados por primera vez por el titular de esa marca, o con su consentimiento, resultaría muy dificultoso.

Según el TJUE, corresponderá al órgano nacional conocedor del asunto adaptar el reparto de la carga probatoria del agotamiento del derecho de las marcas de la UE, haciendo recaer sobre el titular la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los ejemplares de los productos en cuestión fuera del territorio de la Unión o del EEE. Si se acredita este extremo, corresponderá a la parte demandada demostrar que esos mismos ejemplares fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

Por lo tanto, el artículo 13.1 del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 15.1 del RMUE, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando concurran circunstancias como las expuestas en este caso.