Revés a la importación paralela de tónica

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado una nueva vuelta de tuerca al contencioso que vienen manteniendo desde hace varios años los titulares de la marca Schweppes en España y las distribuidoras Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., (conjuntamente, «Red Paralela»), a cuenta de la importación en España de la conocida marca de tónica desde el Reino Unido, cuyos derechos ostenta Coca-Cola/Atlantic Industries («Coca-Cola»).

La base del conflicto giraba en torno a valorar si, pese a usar una misma marca, el hecho de que las bebidas importadas estuvieran fabricadas y comercializadas por Coca-Cola, era suficiente para sostener que, de cara al consumidor, ese distinto origen empresarial evitaba la concurrencia del agotamiento del derecho de marca y, a la postre, la concurrencia de una infracción de los derechos marcarios de Schweppes en España.

Tal como apuntábamos en este blog, el TJUE fue requerido en su día para pronunciarse de forma incidental sobre el asunto y determinó que habrá agotamiento del derecho cuando el titular de la marca, una vez cedidos sus derechos en parte del territorio de la UE, siga promoviendo “activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única”, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, o cuando “existan vínculos económicos entre el titular y dicho tercero”.

Con base en estas premisas de TJUE, y a la luz de la prueba practicada durante el procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona dictó sentencia de 9 de abril de 2018 negando la existencia de infracción al considerar que los titulares de la marca habían creado y fomentado “una imagen de marca global que genera confusión en el consumidor respecto del origen empresarial del producto […] no pudiendo en estos casos esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro EM”.

En una revisión estrictamente fáctica de lo resuelto por la juez de instancia, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó el pasado 22 de julio de 2019 la resolución anterior para estimar la existencia de infracción y condenar a Red Paralela a los correspondientes daños y perjuicios.

La Sentencia de apelación repasa todos los elementos que tuvo a bien considerar la juez a quo para negar la infracción, (a saber, entre otros, el acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de la titular de la marca española; diferencias mínimas en la presentación de los productos; la conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido; la actuación marcaria paralela, etc.) y estima se trata de elementos insuficientes para sostener la existencia de una imagen de marca conjunta que generen confusión en el consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos.

Sin lugar a dudas se trata de una resolución con implicaciones importantes para los distribuidores de Red Paralela que, atendiendo al sustrato estrictamente fáctico que determina el sentido del fallo, difícilmente podrán revertir la situación mediante un siempre complicado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.