Batallas legales en el metaverso: Hermès contra los MetaBirkins

Los denominados NFTs (tokens no fungibles) constituyen hoy un nuevo objeto de derechos, que se añade a los ya existentes en el mundo físico. Como sabemos, estos NFTs están ya asociados a prácticamente todo tipo de contenidos y ámbitos, y su venta ha crecido exponencialmente en los últimos meses. En esta imparable expansión es cada vez más difícil encontrar un sector ajeno a esta nueva realidad -en entradas anteriores de este Blog hemos hablado de ello-. El mundo de la propiedad industrial y, en particular, el de las marcas, no es una excepción.

Se trata de una nueva realidad para la que no existe una regulación específica y, ante la inseguridad jurídica que se suscita, el número de batallas legales vinculadas a los NFTs también crece a un ritmo notable.

El posicionamiento de los distintos actores del sector tampoco es claro ni homogéneo. Mientras numerosos actores denuncian la necesidad de contar con nuevos marcos jurídicos adaptados a esta incesante digitalización, otros consideran que, si bien es evidente que nos enfrentamos a nuevos retos y que los legisladores deberán hacer ajustes en la normativa, la legislación ya existente resulta aplicable a este nuevo mundo y debería bastar para regular el marco en el que evolucionará el metaverso.

Un caso mediático: Hermès contra los Metabirkins

En este contexto, en el presente artículo analizaremos la adecuación y suficiencia de la normativa de propiedad intelectual, industrial y de comercio electrónico al mundo del metaverso y, en concreto, de los NFTs. Para ello y de manera meramente ilustrativa haremos un recorrido a través de uno de los casos de Fashion Law más mediáticos de 2022: el caso de ”Hermès contra los Metabirkins” (Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384).

Este litigio trae causa de la demanda por infracción y dilución de marcas y competencia desleal que la firma de moda francesa Hermès presentó en enero de 2022 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Mason Rothschild, fabricante de los NFTs denominados Metabirkins (llamados así porque se comercializaban en el Metaverso y simulaban el icónico bolso de piel de Hermès “Birkin”). Aunque el marco jurídico aplicado no es el europeo, las conclusiones de los tribunales resultan no solo interesantes sino realmente esclarecedoras y podrían llegar a constituir un precedente para nuestros tribunales.

Los hechos del caso

En diciembre de 2021 el demandado puso a la venta, a través de plataformas de intercambio de NFTs, una colección de Metabirkins. Ante la omisión de las solicitudes de cese que en consecuencia envió Hermès, esta –a través de su matriz, francesa, y de su filial estadounidense– decidió ejercitar acciones legales. Hermès alegaba que el Sr. Rothschild se estaba lucrando indebidamente de la fama de su icónico bolso de piel haciendo un uso no autorizado tanto de la marca registrada “Hermès” como de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso Birkin, de un modo que podría llevar a confusión a los consumidores. Estos, debido a la innegable similitud del aspecto de los Metabirkins y el modelo Birkin, podrían asociar por error los NFTs comercializados por el demandado con la prestigiosa marca francesa.

Por su parte, el demandado solicitó la desestimación de la demanda alegando que comercializaba los Metabirkins bajo un aviso en su sitio web, en el que indicaba que no son bolsos Birkins y negaba cualquier relación con Hermès, así como que los Metabirkins no son una copia de otro producto, sino una creación artística fruto de su derecho a la libertad de expresión.

A la luz de lo anterior se planteó el grado de aplicabilidad de la normativa sobre derechos de propiedad intelectual e industrial en ámbito del metaverso y, en particular, de los NFTs, así como el potencial conflicto que puede existir en esta realidad entre los derechos marcarios y el derecho a la libertad de expresión.

Tratando de resolver el litigio, el juez federal de Nueva York se centró en primer lugar en determinar qué debe entenderse por un “NFT” y cuáles las clases de NFTs existentes. Diferenció así entre aquellos que podrían vincularse a un archivo multimedia digital que constituyera una mera imagen (por ejemplo, la imagen de un bolso, como sucedería en este caso, donde los Metabirkins serían imágenes estáticas no ramificadas en Metabirkins virtualmente llevables) o bien asociarse a un archivo multimedia digital que constituyera un bolso virtual que pudiera llevarse (por ejemplo, por un avatar) en un mundo virtual como el metaverso. Como veremos, esta distinción resultó clave en la resolución del litigio.

Esta distinción apunta que no en todas las imágenes digitales vinculadas a NFTs sería aplicable el llamado test de Rogers, empleado en derecho estadounidense para determinar si el uso no autorizado de una marca ajena en una obra expresiva es lícito. El test deriva del caso Rogers v Grimaldi 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), donde el tribunal desarrolló una prueba para determinar si el uso de una marca requiere autorización previa en atención a dos criterios sobre el uso de la marca: si es artísticamente relevante para el trabajo del demandado y si es explícitamente engañoso.

Extensión de los derechos de marca al mundo virtual

En el caso que examinamos, el tribunal consideró insuficientes las alegaciones de Hermès respecto al uso (actual o en el corto plazo) por el demandado de la marca controvertida para vender Metabirkins, que es el supuesto en el que cabría realizar un análisis tradicional de marcas, en la medida en que los Metabirkins podrían llegar a asemejarse a mercancías. Por tanto, la postura del tribunal parece confirmar que productos virtuales como los NFTs pueden ser capaces de infringir las marcas de otros productos del mundo tangible.

Es decir, sin perjuicio de que en este concreto caso no pueda considerarse infringido el derecho marcario de Hermès, la orden del tribunal parece sugerir que los derechos de marca que los titulares marcarios han acumulado para su uso en bienes puramente físicos podrían extenderse al metaverso y permitir reclamaciones por infracción en el caso de que los activos vinculados a las NFT sean capaces de funcionar en el metaverso. De este modo, aunque Hermès todavía no ha utilizado el nombre o la imagen comercial de Birkin en relación con ningún producto virtual o NFT, nada impide que sus derechos existentes en el mundo "real" se extiendan al mundo virtual.

El razonamiento seguido es de algún modo similar al empleado por la EUIPO en su nota orientativa sobre la correcta clasificación de marcas asociadas a NFTs, cuestión que hemos tratado recientemente en este blog. En efecto, la EUIPO enmarcó los bienes virtuales y NFTs en la Clase 9 de la Clasificación de Niza aportando una definición de NFTs que permite abarcar los supuestos en que el contenido digital vinculado al NFT infringe derechos marcarios.

Con todo, el metaverso y los NFTs plantearán nuevos -y todavía desconocidos- retos legales a los titulares de derechos sobre activos intangibles. Legisladores y autoridades deberán estar muy atentos, del mismo modo que lo estaremos nosotros a cualquier novedad relacionada con el asunto aquí analizado. En un próximo artículo expondremos argumentos que, en línea con las conclusiones del Caso Hermès y siguiendo asimismo el razonamiento recientemente adoptado por la EUIPO, abogan por la suficiencia de la regulación ya existente para normar esta nueva realidad virtual.