Falta de distintividad marcaria de las formas geométricas básicas

La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) del pasado 13 de noviembre resuelve el recurso interpuesto por Chiquita Brands LLC (en adelante, “Chiquita Brands”) frente a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”) y la Compagnie financière de participation (“CFP”).

Antecedentes 

El 14 de mayo de 2020, la CFP presentó una solicitud de nulidad de la marca de la UE de Chiquita Brands consistente en un óvalo color azul “estándar” con una línea amarilla que rodea el contorno de la figura. Los productos designados por la marca controvertida para los cuales se solicitó la nulidad formaban parte de las clases 29 (entre otros, carne, pescado, frutas y verduras); 30 (productos de confitería, hielos, salsas de frutas); 31 (frutas y hortalizas frescas) y 32 (zumos de frutas).

El motivo invocado por la CFP para solicitar la nulidad del signo fue el previsto en el artículo 59.1 (a), en relación con el artículo 7.1 (b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”). En concreto, el artículo 59.1 (a) dispone: «1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7.» El artículo 7.1 (b), por su parte, establece como motivo de denegación absoluto de registro la falta de carácter distintivo de la marca.

En cuanto a la normativa aplicable, el Tribunal señala que, atendiendo a la fecha de solicitud de la marca (esto es, el 29 de diciembre de 2008), resulta aplicable el anterior Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en adelante, “RMC”). En este sentido, las referencias a los artículos 4, 7.1 (b), y 59.1 (a) del RMUE deben entenderse referidas, respectivamente, a los artículos 4, 7.1 (b) y 51.1 (a) del RMC, cuya redacción es idéntica.

En noviembre de 2021, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad en su totalidad, y en diciembre de 2021, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación. Posteriormente, la Sala de Recursos desestimó parcialmente el recurso y declaró: (i) que la marca controvertida carecía de carácter distintivo para las frutas frescas comprendidas en la clase 31 y, (ii) que dicha marca no había adquirido carácter distintivo con el uso.

Sobre la infracción del artículo 51.1 (a) en relación con el artículo 7.1 (b) del RMC

La recurrente alega la infracción del artículo 51.1 (a) del RMC, en relación con el artículo 7.1 (b) del mismo texto. En esencia, sostiene que la Sala de Recursos de la EUIPO apreció erróneamente que la marca controvertida carecía de carácter distintivo debido a su forma y su combinación de colores.

Ante todo, el Tribunal recuerda que una marca posee carácter distintivo en la medida que sirve para identificar los productos cuyo registro se solicita como originarios de una empresa en concreto y, de este modo, permite distinguirlos de otras empresas. Este carácter distintivo deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y, por otra, en función de la percepción del público pertinente.

• Forma de la marca controvertida

La Sala de Recursos señaló que la forma ovalada de la marca de Chiquita Brands constituía una ligera variación de una forma geométrica básica, de modo que por sí sola no bastaba para conferir carácter distintivo a la marca. En cambio, la recurrente alega que la marca controvertida es significativamente más detallada que una forma geométrica básica, y que no se constituye por una sola forma, sino por tres elementos formativos (un “ovaloide azul interior”, enmarcado por un “ovaloide amarillo fino”, que a su vez está enmarcado por un “ovaloide azul fino”), lo que, a ojos de la recurrente, realiza el carácter distintivo de la marca controvertida. Asimismo, Chiquita Brands alega que incluso una forma geométrica básica podría acceder al registro como marca.

Ante tales argumentos, el TGUE señala que un signo excesivamente simple constituido por una figura geométrica básica como un círculo, una línea o un rectángulo, no puede por sí solo transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar. Por lo tanto, una forma geométrica básica sólo podrá cumplir con una función identificativa del origen empresarial si incluye elementos que puedan diferenciarla de otras representaciones de dicha figura. Así, el Tribunal considera que la marca controvertida puede calificarse como una forma geométrica básica.

Además, el TGUE afirma, entre otros: (i) que el nombre exacto de la forma geométrica carece de pertinencia a efectos de apreciar su carácter distintivo; (ii) que la forma de la marca no contiene ningún elemento específico o característico que el público pertinente pueda percibir como distintivo y, (iii) que resulta probable que el público pertinente perciba los tres elementos figurativos de la marca controvertida (como sostiene la recurrente), pero estos elementos tienen una forma idéntica que solo difiere en el tamaño, y no se combinan de manera inesperada. Así, el Tribunal considera que la marca no se percibirá de forma inmediata como una indicación del origen empresarial de los productos en cuestión y, por lo tanto, carece de carácter distintivo.

• Colores de la marca controvertida

La Sala de Recursos consideró que los colores empleados en la marca controvertida no bastan para conferirle carácter distintivo, debido a que dicha combinación es usual en la comercialización de frutas frescas. Por su parte, Chiquita Brands alega que el uso frecuente del amarillo y el azul en relación con las frutas frescas no basta para impedir el registro de la marca.

Al respecto, el Tribunal General señala que un color, per se, no se utiliza en la práctica comercial actual como un medio para la identificación del origen empresarial. Si bien los colores son capaces de transmitir ciertas asociaciones de ideas y suscitar sentimientos, tienen poca capacidad para transmitir información específica.

De acuerdo con el criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, el TGUE afirma que los colores azul y amarillo son colores primarios, y su empleo en forma de “ovaloide” no presenta ninguna complejidad particular que haga que la combinación de colores sea particularmente característica o llamativa. Además, el azul y amarillo se utilizan frecuentemente en relación con “frutas frescas”, de modo que estos colores no se apartan de los usos del sector y, por tanto, no son aptos para diferenciar el origen empresarial. Consecuentemente, el TGUE rechaza este motivo por infundado.

Sobre la infracción del artículo 51.2 en relación con el artículo 7.3 del RMC

De conformidad con los artículos 51.2 y 7.3 del RMC, el apartado (b) del artículo 7.1 no se aplicará si la marca hubiera adquirido carácter distintivo para los productos o servicios para los que se solicite el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de ella. La recurrente alega que la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo en todo el territorio de la Unión para las frutas frescas como consecuencia del uso que se había hecho de ella entre el público pertinente.

Según la jurisprudencia, para comprobar si una marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe proceder a un examen teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, en particular, el uso que se haya hecho de la marca, y realizar una apreciación global de los elementos de prueba de que dicha marca ha llegado a identificar los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa concreta. En particular, para determinar si la marca ha adquirido carácter distintivo, se debe tener en cuenta, entre otros: (i) la cuota de mercado de la marca; (ii) el grado de intensidad del uso; (iii) la extensión geográfica del uso y (iv) la inversión que ha realizado la empresa en la promoción de la marca.

En este caso, el TGUE afirma que la prueba aportada por la recurrente resulta insuficiente para acreditar que la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo por el uso en el conjunto de la UE. Entre otros aspectos, señala que, en relación con la extensión geográfica del uso, las pruebas aportadas no se refieren a todos los Estados miembros, sino que sólo mencionan a cuatro, a saber, Bélgica, Alemania, Italia y Suecia, sin aportar información sobre si estos se agrupan en la misma red de distribución y por ello se tratan como un único y mismo mercado.

Por tanto, nuevamente, el TGUE desestima el motivo por infundado y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.