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SuscribirmeLa resolución R 2499/2022-3 de la Sala Tercera de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) del pasado 13 de junio de 2024, puso fin (por el momento) a la batalla legal que enfrentaba desde hace más de 3 años a Balenciaga y Birkenstock. En esta ocasión, la Sala desestimó el recurso interpuesto por Birkenstock frente a la resolución de la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la nulidad del diseño comunitario registrado No. 7 009 303-0002, consistente en una sandalia que evocaba uno de sus modelos más icónicos, la sandalia “Arizona Big Buckle”.
Antecedentes
El 22 de octubre de 2019, Birkenstock registró como diseño comunitario unas sandalias que evocaban a su modelo clásico “Arizona Big Buckle”, que incluían unos componentes destacables: lana de borrego en la parte superior y hebillas en color oscuro (en adelante, el “Diseño”).
Sin embargo, dos años más tarde, Balenciaga emprendió acciones legales contra dicho Diseño, con el objetivo de obtener su nulidad sobre la base de su falta de carácter singular. La solicitud de nulidad fue sustentada mediante la aportación de evidencias que pretendían demostrar la comercialización de un diseño de sandalia similar (“Diseño Previo”) a través de la plataforma Amazon France un año antes de la solicitud de registro (entre otras, extractos del sitio web que mostraban la comercialización del Diseño Previo ya en marzo de 2018).
Birkenstok se alzó contra dichos argumentos alegando: (i) que los extractos aportados no servían para acreditar que el Diseño Previo distribuido a través de Amazon France hubiese sido hecho accesible a los los círculos especializados del sector antes de la fecha de prioridad del Diseño; y (ii) que los diseños en conflicto diferían de forma significativa en lo que respecta a la impresión general que percibían los usuarios informados.
Marco Normativo
Para que un dibujo o modelo pueda acceder a la protección registral prevista por el Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (“RDC”), es preceptivo que este: (i) sea nuevo, y (ii) posea carácter singular.
Un diseño se considerará novedoso si antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita no se hubiese hecho público ningún dibujo o modelo idéntico. Existirá identidad entre dos diseños cuando tan solo difieran en detalles irrelevantes.
Un diseño o modelo registrado poseerá carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro.
Argumentos de la Sala
Bajo el marco establecido previamente, la Resolución confirma la postura de la División de Anulación de la EUIPO, declarando la nulidad del Diseño de Birkenstock por las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala argumenta que, a pesar de los esfuerzos argumentativos de Birkenstock, sí se produjo una divulgación previa del Diseño Previo al público. Así, la Sala consideró suficiente la prueba aportada por Balenciaga ?consistente en la aportación de un screenshot en el que aparecía el Amazon Standard Identification Number y la fecha en la que el producto fue publicado en la plataforma de comercio online (el 1 de marzo de 2018)? como evidencia de la comercialización y puesta a disposición del público del Diseño Previo. De esta forma, la Sala entiende que es patente la existencia de un diseño similar (el Diseño Previo) al Diseño de Birkenstock y anterior a su fecha de registro.
En segundo lugar, la Sala analiza el carácter singular del Diseño centrándose en el grado de libertad del autor para desarrollarlo. En este sentido, la Sala considera que el grado de libertad del autor sólo quedaba restringido por la necesidad de que la sandalia “se pudiese llevar en el pie, ponerse y quitarse y no perderse al llevarla”. Además, aprecia que, con respecto a la elección del color y el material, el diseñador disfrutaba de plena libertad artística. Con respecto a este punto, la Sala argumenta que, a pesar de que sí existían algunas diferencias entre ambos diseños (como en las hebillas o en la lana de borrego utilizada) éstas no eran de entidad suficiente para superar el alto grado de similitud que compartían en su conjunto ambos diseños. Por tanto, la Sala concluye que los diseños no producen una impresión general diferente en el usuario informado, precluyendo la posibilidad de que el Diseño tenga carácter singular.
Conclusiones
En definitiva, la Resolución subraya que incluso frente a la existencia de diferencias entre los diseños, éstas deben ser de entidad suficiente para producir una impresión general distinta en el usuario informado, más aun cuando el grado de libertad creativa del diseñador para la elección y confección de elementos ornamentales como el material, color, forma o print, entre otros, es muy elevado.
Con todo ello, Birkenstock no logró demostrar que su diseño poseyera carácter singular, resultando, por tanto, en la declaración de nulidad del registro.
Raquel Alegre, con la colaboración de Paula Baidez
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