El Tribunal General de la UE confirma la validez del diseño comunitario sobre los bloques de Lego

El pasado mes de marzo, el Tribunal General de la Unión Europea resolvió sobre la validez del diseño comunitario concedido en febrero de 2010 a Lego sobre sus famosos bloques de juguete (asunto T-515/19, Lego A/S c. EUIPO). En su resolución el TG interpreta el art. 8 del Reglamento de Diseños Comunitarios (RDC) y aplica la jurisprudencia sobre los diseños industriales dictados por su función técnica, cuestión de especial importancia para aquellos diseños que presentan elementos funcionales.

Antecedentes.

En 2016, la empresa Delta solicitó la declaración de nulidad del diseño comunitario nº 1664368-0006 de Lego sobre “Elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones”. Delta basó la nulidad en que el diseño estaba excluido de protección por el art. 8.1 RDC:

“1. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.”

En primera instancia, la EUIPO rechazó la solicitud de declaración de nulidad de Delta y confirmó la validez del diseño comunitario controvertido. Sin embargo, en sede de recurso, la EUIPO declaró inválido el diseño comunitario de Lego. Lego recurrió esta resolución alegando la infracción de los arts. 8.1 y 8.3 RDC.

Decisión del Tribunal General (TG).

• Sobre el artículo 8.1 RDC.
  

El TG se apoya en la sentencia del TJUE de 8 de marzo de 2018 en el asunto C-395/16, DOCERAM c. CeramTec, que ya comentamos en este blog. Así, determina que, para que un diseño comunitario sea nulo sobre la base del art. 8.1 del RCD, es necesario que todas las características de apariencia del producto estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Si al menos una de las características no cumple este requisito, no cabría apreciar la nulidad sobre la base de este artículo.

Asimismo, en virtud del propio art. 8.1, el considerando 10 del RDC y el precedente de la STJUE en el asunto C-395/16, para determinar si un diseño comunitario debe quedar excluido de protección en virtud del mencionado artículo, es necesario: (a) determinar la función técnica del producto en cuestión, (b) analizar las características de apariencia del producto, y (c) examinar si, de acuerdo con las circunstancias objetivas relevantes, tales características están dictadas exclusivamente por la función técnica del producto identificada.

• Para la EUIPO, la función técnica de los bloques objeto de protección es la capacidad de ensamblarse, con suficiente estabilidad, con otros bloques para crear construcciones de juguetes. Teniendo en cuenta el esquema expuesto, concluyó que todas las características de apariencia de los bloques identificadas habían sido configuradas exclusivamente por tal función técnica y que quedan excluidas de protección.
• Por su parte, Lego argumentó que no se tuvieron en cuenta todas las características de apariencia del producto, ya que no se incluyó entre las características a examinar la superficie lisa de la parte superior de los bloques.

El TG da la razón a Lego y determina que la EUIPO debió examinar la superficie lisa de los bloques, como característica de apariencia del producto, a efectos de decidir si se cumplían o no los requisitos del art. 8.1 RDC. Asimismo, el TG estableció que la carga de la prueba de que tal característica no estaba dictada exclusivamente por la función técnica del producto correspondía al solicitante de nulidad (Delta).

Por ello, teniendo en cuenta que no se analizaron todos los elementos del producto, el TG resuelve que la EUIPO no pudo concluir correctamente que todas las características de apariencia de los bloques protegidos estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica.

• Sobre el artículo 8.3 RDC.

Por otro lado, Lego también defendió que la EUIPO no tuvo en cuenta la excepción prevista en el art. 8.3 RDC.

Lego manifestó que sus bloques de construcción constituyen un sistema modular susceptible de protección. Sin embargo, la EUIPO rechazó este argumento porque el art. 8.3 constituye una excepción al art. 8.2 RDC y Delta fundamentó su solicitud de nulidad en virtud del art. 8.1; y porque no es posible alegar la excepción por primera vez ante la sala de recurso de la EUIPO.

El TG vuelve a dar la razón a Lego en este punto y concluye que la EUIPO debió analizar la aplicabilidad del art. 8.3 RDC.

Asimismo, el TG aprovecha para clarificar la relación existente entre los diferentes preceptos del art. 8 RDC:

• En oposición a lo argumentado por Lego, el TG confirmó que el art. 8.3 RDC es una excepción respecto del art. 8.2 RDC, pero no respecto del art. 8.1 RDC.
• Sin embargo, el TG reconoce que puede haber características de apariencia necesarias para la interconexión del producto (art. 8.2) que hayan sido diseñadas exclusivamente en atención a la función técnica del producto (art. 8.1). Por lo que existe cierto solapamiento entre ambas disposiciones del RDC.

En este contexto, el TG resuelve que, cuando se deban analizar características incluidas en ambos arts. 8.1 y 8.2 RDC, como en el presente caso, si el titular del diseño comunitario alega la excepción recogida en el art. 8.3 RDC, la EUIPO debe examinar si se cumplen los requisitos de la excepción independientemente de que el solicitante de nulidad fundamente su solicitud únicamente en el art. 8.1 RDC.

Respecto a la alegación de extemporaneidad de la aplicabilidad del art. 8.3 por parte de Lego, el TG determina que no existe ninguna disposición en el RDC ni en las normas de procedimiento de la EUIPO que impida alegar esta excepción por primera vez en sede de recurso.

El TG finalmente anula la decisión de la sala de recurso de la EUIPO y confirma la validez del diseño comunitario titularidad de Lego.

El diseño y la apariencia de los productos son elementos clave para su comercialización, incluso en aquellos productos de naturaleza más funcional, industrial o técnica, y las empresas realizan grandes inversiones en este sentido. Esta sentencia resulta especialmente relevante ya que confirma que el régimen jurídico del diseño industrial permite y es adecuado para la protección de los dibujos y modelos funcionales.

Autores: Raúl Pérez Terol y Ainhoa Rey Cendon